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1、企业知识产权战略-全球主要国家和地区知识产权制度与企业内部知识产权制度建立台湾最新智慧财产权议题法学博士 陈樱琴 中原大学财经法律学系副教授 大纲一、台湾智慧财产权法概述：商标法、专利法、著作权法 、 其它智慧财产权法议题 二、商标新议题立体、颜色及声音商标 三、专利新议题强制授权（特许实施） 四、著作权新议题网站下载 五、其它智慧财产权法议题如公平交易法、营 业秘密 法 六、科技管理与实务 七、结语一、台湾智慧财产权法概述1.商标法：商品商标、服务商标；证明标章、团体标章； 联合商标、正商标 2.专利法：发明专利、新型专利、新式样专利 3.著作权法：著作人格权、著作财产权、衍生著作 4.其它
2、智能财产权法，如公平交易法、营业秘密法等二、商标新议题 2003年修正增列：立体、颜色及声音商标 立体商标：立体形状得作为商标之要素申请注册，指三 度空间之具有长、宽、高所形成之立体形畎，并可使消 费者区别不同商品或服务来源之商标，如卡通立体设计 玩偶 商标法原未就商标颜色特别规定，实务上采黑白图样申 请注册，其后以彩色使用，不失同一性，仍受保护，不 必申请 声音商标：足以使消费者区别商品或服务之来源之声音 ，如具识别性之简短广告歌曲、人或动物声音、钟声、 铃声新议题1.法律竞合问题 立体商标与新式样专利竞合 立体商标与著作权竞合 立体商标与公平法仿冒表征之竞合 2.参见智慧财产局2004发布
3、“立体、颜色及声音商标审查 基准”及实务核准注册之案例三、专利新议题 强制授权（特许实施）之意义 强制授权vs.非专属授权 法定事由 申请与限制 台湾实例：至今共二例 “克流感”案 CD-R光盘片案特许实施之意义 专利权具有公共使命，若权利人无正当理由怠惰 行使权利，行政应予介入 (Failure to work, Case of non-working, non-exploitation ) 专利人未充分实施专利(insufficient working)，为 避免专利权未发挥应有之价值与效用，经申请得 强制授权而实施专利 意义：指政府为因应国家紧急情况或增进公益之 目的，在人民提出特许实施
4、之申请后，根据法定 程序与要件，强制专利权人同意申请人得于支付 适当金额后实施该专利权，并因而可免除被授权 人之侵权责任。强制授权vs.非专属授权 政府以特别准许申请人实施专利权之方式，达到与专利 授权相同之效果，在特许之范围内以授权人之身分实施 某项发明专利 惟此强制授权属于非专属授权，专利权人在特许实施后 仍得将其专利授权他人实施，且此项授权非无偿授权， 顾及专利权人之权益，被特许实施之人仍须支付专利权 人相当之金额为权利金。法定事由（ 1）因应台湾紧急情况之非营利使用 （专利法第七十 六条第一项）例如，战争爆发时，对于枪炮、弹药等军需用品，在 未及授权或无法取得授权之情形，政府得特许非专
5、利 权人基于抵御外敌、保护台湾人民之生命身体安全之 目的下，以支付专利权人适当金额为报酬后，制造、 贩卖、使用或进口该类军需用品法定事由（ 2）增进公益之非营利使用 （专利法第七十六条第一 项） 例如， SARS或禽流感等大范围流行性疾病流行之际 ，对于治疗药品，在未及授权或无法取得授权时，政 府得特许非专利权人基于治疗及遏阻疾病蔓延之目的 下，支付专利权人适当金额后制造、贩卖、使用或进 口该类药品，以达兼顾公共卫生之目的（ 3）申请人曾以合理之商业条件在相当期间内仍不能 协议授权（专利法第七十六条第一项） 目的避免专利因专用权限制该专利之利用范围，阻碍 产业发展法定事由（ 4）专利权人有限制
6、竞争或不公平竞争之情事，经法院 判决或行政院公平交易委员会处分确定（专利法第七 十六条第二项）目的在防止专利权人滥用其专利权， 并缓和专利权人所享有之独占地位与权利（ 5）再发明专利权人与原发明专利权人协议不成（专利 法第七十八条第五项） “再发明”，指利用原发明之主要技术内容所完成之 发明，实施再发明，构成对原发明之侵害，明定再发 明之实施应得原发明专利权人之同意，但若协议不成 ，而再发明所表现之技术较原发明具有相当经济意义 之重要技术改良时，政府得特许再发明人在未得原发 明专利权人同意之情形下实施其再发明。法定事由（ 6）制造方法专利权人与物品专利权人协议不成（专 利法第七十八条第五项）制
7、造方法专利权人依其制造方法所制成之物品，恰为 他人之专利时，应得该物品专利权人之同意始得实施 其发明，但是若经过协议仍无法取得授权，而制造方 法之发明所表现之技术较物品发明，具有相当经济意 义之重要技术改良时，政府得特许制造方法专利权人 在未得物品专利权人同意之情形下，实施其制造方法 发明。申请及限制申请特许实施时应提出资料： 1.申请书 2.详细的实施计划书 3.申请特许实施之原因 4.相关文件 实施计划书里应记明使用的方式、地域、范围、时间 等，并取得特许实施权后仅得以此计划书所载内容为 限而实施限制（1）以发明为限 申请特许实施，以申请特许实施某项发明为限，及对于 新型或新式样并不能藉由
8、特许实施取得强制授权。（2）以国内市场需求为限 特许实施权人并无权在国外实施该未经专利权人授权之 发明，纵使已经国内特许实施，也不得于国内大量制造 后，再将其制造之物品出口。“克流感”案事件发展 2005年8月19日国安会议：“因应禽流感可能入侵防 制对策” 克流感专利权专属罗氏大药厂，其表示可分阶段于 2006年6月底以前提供达到台湾人口百分之十（230 万人份）所需之克流感药品；但台湾卫生署为顾及疫 情爆发，或罗氏药厂供应不及时，致药品短缺，故准 许特许实施 2005年10月31日台湾卫生署依专利法第76条规定， 向台湾智财局提出申请 台湾智慧局2005年11月18日及25日召开二次审查会
9、 2005年12月8日正式公布审定书，准予特许实施审定书一特许实施之期限至2007年12月31日止，并以台湾防 疫所需为限 二特许实施之药品应俟台湾卫生署向罗氏药厂所购得之 克流感或其原料药供应不足防疫所需时，方得使用该 特许实施所制造之药品 三如期间双方达成授权协议时，本特许实施得予以废止 四另盼双方尽速就补偿金问题进行协商主要争点 专利权保护VS.公共利益：保护专利人(罗氏药厂 )，或 台湾人民健康的维护，两者权益如何平衡？ 紧急情况如何定义 ？ 特许实施不意味无偿，双方间的授权金金额如何决定 ？ 将来产品如有瑕疵，双方间权利义务为何 ？ 谁应负瑕疵担保责任 ？ 谁应负损害赔偿责任？赞成与
10、反对之观点赞成特许实施反对特许实施1.克流感存量不足，且无法实 时取得足够的备用量； 2.疫情一旦爆发，死伤无法控 制； 3.全球迄今共发现 118 名病例 ，其中 61 例已经死亡等。1.政府干预市场，将导致业者 恐慌，影响外人投资； 2.尚无“立即而明显”的禽流 感疫情； 3.主管机关尚未提出完整的特 许实施办法等。小结 特许实施，万不得已，不能轻易尝试，应交由市场机制 解决 。因为特许实施是一种妥协下的产物，事实上许 多国家均反对特许实施。 “国家紧急情况” 及“补偿金”应制定一明确标准， 紧急情况不能由主管机关单方面认定，否则，将来恐怕 引起国际上的争执与纠纷。 根据报导，台湾是国际上
11、第一个以政府的立场要求罗氏 药厂应特许实施的，过去少有相关参考范例，且牵涉特 许实施都引起相当争论，不可不慎重，建议应建立一套 完整的程序与规范。四、著作权新议题 网站下载MP3音乐侵权犯罪案 事实：东海大学吴姓学生明知张惠妹三天三夜等歌 曲系唱片公司享有著作权之录音著作，意图营利，经由 计算机网络购入他人擅自重制之歌曲MP3，并利用网络 贩卖，赚取差价牟利，经唱片公司告发，经法院判决： 以明知为侵害著作权之物意图营利而交付之方法侵害他 人之著作权为常业，处有期徒刑一年一月，缓刑三年， 扣案MP3及计算机均没收。（参考台中地方法院判决， 89诉109） 音乐网站之法律争议：EZ PEER;KU
12、RO等 著作权法2003年及2004年连续修正，加重处罚，最重 可处一年以上七年以下有期徒刑，得并克八十万元以上 八百万元以下罚金五、其它智能财产权法新议题 公平交易法：仿冒表征（第二十条） 营业秘密法：营业秘密（Trade sercet） 民法、计算机处理个人数据保护法：网络隐私权、网 络交易 刑法：网络犯罪 商法：电子商务、电子签章法六、科技管理与实务 科技管理之重要性从任人宰割至利用权利1.国际智慧财产权纠纷 2.美国智慧财产权谈判（美国301贸易报复 、关税法 337挡关） 3.智慧财产权法修正频繁 4.权利金追索或侵权控诉 5.因应WTOTRIPS协定企业界实务 管理组识定位根据企业
13、特性建立管理模式1.总经理室：下设法务及IP部门 2.总经理室：分设“法务部门”、“IP部门” 3.总经理室：下设RD部门，再下设IP部门 4.总经理室：下设“法务IP部门”、“不同RD部门” ，不同RD部门均有不同IP窗口与“法务IP部门” 建立平台不同管理组织模式 5.总经理室：下设品保部门，再下设IP部门 6.集团总管理处：下设不同子公司，每个子公司有不 同IP部门 7.集团总管理处：下设法务IP部门，再下设不同子 公司，不同子公司均与总管理处法务IP部门建立平 台IP业务架构1.企业IP政策与员工激励制度 2.提供IP信息：竞争厂商监控、数据库建立、知识管理 （KM）系统 3.协助RD
14、：研发工作纪录管理、检索、分析（如3P； Product-Project-Patent） 4.IP产出：提案、申请、委任代理人、IP管理 5.利用IP：年费评估、预防侵权纠纷、技术移转、权利 金谈判 6.推广IP：发表会、训练课程、e-learningIP侵权与因应策略 比对现况：1.是否有侵权事实 2.送交鉴定 3.产品出货状况、上市时间 4.同业状况、替代产品、市场竞争对策：移转借力；合纵协防；检举出击；授权谈判；拖 延 消耗；诉讼应战商标管理：商标与网域名称（ Trademark & Domain Name） 管理实务：命名；查名；申请注册；商标使用；授权 ；保护1.商标名称：中文、英文
15、、图形、颜色、企业形象产 品形象、易记 2.查名：商标公报、主管机关、自行或委外注册登记、 变更设计 3.类别；国别、产品或服务上市前后 4.使用：商标使用、普通使用、附加标示 5.保护：侵权纠纷、监控、授权、赔偿、购买专利管理：常用之专利手法 确立前提：1.申请国别 2.技术强度 3.竞争厂商 4.产品上市时间 常用手法：国内及国外优先权；举发制度；主动或申 请早期公开；申请多国专利；改请专利类型著作权管理：网络著作权新兴议题 管理实务：权利归属；著作标示；合理使用；纪录保存 ；授权使用；管理策略1.软件使用：单机版或网络版；分享软件或自由软件 2.软件开发：自行研发或购自他人；工作纪录簿；Clean Room 3.文件制作：原创；翻译；编辑；重制；中文简繁体字 4.网页维护：超级链接（hyperlink）；文字、图样来源 5.Email管理：公司监看VS.隐私权保障七、结语 智慧财产权法制重要 科技管理策略：组织面与业务面 企业法务人才与IP人才 知慧财产权之实用面 产业发展与智慧财产权：自由品牌vs.代工 智慧财产权保护 打假：查缉仿冒
