专利实务备考笔记

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1、实务中常用法条实务中常用法条专利法第 22 条第 2 款 新颖性专利法第 22 条第 3 款 创造性专利法第 22 条第 4 款 实用性专利法第 26 条第 3 款 说明书应当作出清楚、完整的说明专利法第 26 条第 4 款 权利要求应当以说明书为依据，清楚简要地限定要求专利保护的范围专利法实施细则第 20 条第 2 款 独权记载必要技术特征无效宣告请求中先陈述专利法第 45 条、 专利法实施细则第 65 条专利法第 45 条 任何人可以请求宣告专利权无效专利法实施细则第 65 条 无效宣告请求的理由（概括了所有可以无效的理由，但是之后必须结合具体的法 条和证据进行陈述）无效答复陈述：权利要求

2、书的修改符合专利法第 33 条和专利法实施细则第 69 条的规定。专利法第 33 条 修改超范围专利法实施细则第 69 条 权利要求的删除、合并、技术方案删除OA 答复陈述：权利要求书的修改符合专利法第 33 条和专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定。专利法第 33 条 修改超范围专利法实施细则第 51 条第 3 款 申请人对专利申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。权利要求书的撰写权利要求书的撰写 一、独权的撰写： 1、确定主题内容：技术交底书中可能存在多个主题内容，从而具有多个具有单一性的独立权利要求。 2、独权单一性的判断：将保护范围最大的且具有单一性的主题内容作为独立

3、权利撰写。 3、先写产品权利要求，再写方法权利要求，除非技术资料中描述的是制备方法，而没有描述产品的形状、结 构、组成、成分、含量等技术特征。 4、确定哪些是必要技术特征：明确专利解决的技术问题，看去掉某一技术特征是否可以解决技术问题，是否是否 有其他很容易想到的变形结构从而可以使得独权中的技术词语稍微的上位化有其他很容易想到的变形结构从而可以使得独权中的技术词语稍微的上位化，撰写过程中建议不分前序部分和特 征部分。二、从权的撰写 1、将技术交底书中的“可以是”、 “最好是”、 “还可以是”、 “也可以”、 “也可以由代替”、 “优选”、 “例如”等词语 标示出来，归纳整理作为从权撰写。 2、

4、多个实施例中的相互区别的特征作为从权撰写。 3、在技术资料（包括实施例）中寻找技术特征的语句和段落，归纳并整理出来撰写从权。 在技术资料中，如果对某些结构、部件、连接关系、组成比例及尺寸、方法步骤等没有进行描述，则不必撰 写从权。对没有标示的附图标记中的部件也不必撰写从权。从权基本上来自对技术资料中的技术特征的描述性语 句或段落。三、新颖性、创造性、单一性的检查 1、新颖性：与每一篇对比文件单一对比。 2、创造性：是否具有技术启示（突出的）实质性特点；是否具有有益的效果（显著的）进步。 3、单一性：是否具有特定技术特征。四、最后依考题要求是否对不具有单一性的主题内容提出分案申请，以及说明分案或

5、不分案的理由。 （先指出特定技术特征，之后围绕是否具有特定技术特征陈述）OA 答复答复 1、先写明修改后的权利要求书。2、开头部分： 本意见陈述书是针对国家知识产权局于 X 年 X 月 X 日发出的第 X 次审查意见通知书。申请人进行了认真的 研读，并陈述意见如下。3、修改说明，并说明修改出处。例如：针对审查意见通知书中指出的权利要求 1 不具备新颖性的审查意见，对独立权利要求 1 进行了修改，将原权利要求 1 的全部技术特征写入到修改后的权利要求 1 的前序部分，并在其特征部分加入了以下技术特征：。以使得该独立权利要求 1 符合专利法第 22 条第 2 款和第 3 款有关新颖性和创造性的规定

6、，该修改的依据来自于（原说明书第 X 种实施方式和第 Y 种实施方式，说明书第 X 段以及图 X） 。以下分段对修改后的每一条权利要求进行说明，说明没有超出原说明书和权利要求书的记载范围。针对原申请文件所存在的从属权利要求引用部分的主题名称不符合专利法实施细则第 22 条第 1 款的规定，对从属权利要求 X 的主题名称进行了修改，使其与所引用的权利要求 1 的主题名称一致。上述修改没有超出原权利要求和说明书的范围，且是针对审查意见通知书指出的缺陷或者针对申请文件本身存 在的缺陷进行的修改，因而符合专利法第 33 条的规定和专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定。4、重点说明修改后的的独立权

7、利要求 1 符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性的理由。例如：审查意见通知书中指出，独立权利要求 1 相对于对比文件 X 和 Y 不具有专利法第 22 条第 3 款规定的新颖性，申请人不同意这一观点，现陈述意见如下。本发明权利要求 1 与对比文件 1 公开的技术特征相比，该对比文件 1 没有公开权利要求 1 前序部分中的 “”和特征部分中的“”，而对比文件 2 也未披露独立权利要求 1 中的如下技术特征：“” 。由此可知， 修改后的独立权利要求 1 的技术方案相对于对比文件 1 或对比文件 2 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。5、重点说明修改后的的独立权利要求 1 符合专

8、利法第 22 条第 3 款规定的创造性的理由。例 1：在审查意见通知书中所引用的两份对比文件中，由于对比文件 1 与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此可以认为对比文件 1 是本发明最接近的现有技术。将权利要求 1 和对比文件 1 相比较可知，权利要求 1 和对比文件 1 的区别特征在于：A。由此可知，权利要求1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是:B。虽然对比文件 2 中披露了 A，但对比文件 2 的说明书第 X 页第X 行可知，A 在对比文件 2 的技术方案中所起的作用是：C。而由本发明专利申请说明书第 X 页第 X 行可知，A在本发明独立权

9、利要求 1 中为解决 B 这一技术问题所起的作用是 D。由此可知，A 在对比文件在对比文件 2 中所起的作用与中所起的作用与其在本发明所起的作用是不一样的其在本发明所起的作用是不一样的，因此当本领域的技术人员看到对比文件 2 时，由于 A 在对比文件 2 中所起的作用与本发明完全不同，因而不可能很容易的想到利用 A 这一技术手段来解决最接近的现有技术所存在技术问题B。也就是说对比文件 2 未给出应用所披露的 A 来解决本发明技术问题的启示，因而由这两篇对比文件得到权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。此外，权利要求 1 的技术方案相对于该两篇对比文

10、件来说，能够解决技术问题，取得技术效果，因而，权利要求 1 相对于这两篇对比文件具有显著的技术进步。综上所述，权利要求 1 相对于这两篇对比文件具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。例 2：在审查意见通知书中所引用的两份对比文件中，由于对比文件 1 与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此可以认为对比文件 1 是本发明最接近的现有技术。将权利要求 1 和对比文件 1 相比较可知，权利要求 1 和对比文件 1 的区别特征在于：A。由此可知，权利要求1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是:B。对比文件 1 中既没有披露上述区别技术特征，也没有给

11、出解决上述技术问题的启示。而对比文件 2 中也没有披露上述区别特征，也没有给出解决上述技术问题的启示，并且解决上述技术问题的技术方案也不是本领域技术人员用来解决该技术问题的公知常识。因此，本领域的技术人员将对比文件 1、2 和本领域的公知常识结合起来，也不能得到将上述区别特征用来解决本发明所解决的技术问题的启示。因而由这两篇对比文件得到权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。此外，权利要求 1 的技术方案相对于该两篇对比文件来说，能够取得技术效果，因而，权利要求 1 相对于这两篇对比文件具有显著的技术进步。综上所述，权利要求 1 相对于这两篇对比文件

12、具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。6、接下来简单说明从属权利要求都具有新颖性和创造性。 修改后的从属权利要求 2、3 均为修改后独立权利要求 1 的从属权利要求，由于修改后的独立权利要求 1 具有 新颖性和创造性，所以这些从属权利要求相对于上述两个对比文件具有专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性和 第 22 条第 3 款规定的创造性。7、对权利要求修改的总结性语句：由此可知，上述对权利要求的修改均是针对审查意见通知书指出的缺陷进 行的修改，且所修改的内容均未超出原说明书和权利要求记载的范围，因此上述修改符合专利法第 33 条的规 定，也符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的

13、规定。8、结尾套话：通过上述修改，专利申请文件以及克服了审查意见通知书中的所指出的缺陷，希望在考虑上面的陈述意见后，能早日批准此申请为发明专利，若审查员认为新修改的专利申请文件仍不符合专利法和专利法实施细则的有关规定，希望能给予一次会晤的机会以便当面交换意见，或者再给申请人一次修改专利申请文件的机会。专利代理人 XXX 电话 XXX无效答复无效答复 1、先写明修改后的权利要求书。2、开头部分专利复审委员会：专利权人收到专利复审委员会转来的请求人 XXX 于 X 年 X 月 X 日对专利号为 XXX 的发明（实用新型）专利提 交的专利权无效宣告请求书以及所附证据副本，以及于 X 年 X 月 X

14、日补充提交的意见陈述书及其附件，现作出如 下答辩。3、修改说明，并说明修改出处。 （同 OA 答复） 上述修改符合无效宣告程序中权利要求修改方式的规定，也没有扩大权利要求的保护范围，而且，修改后的 权利要求书在原说明书和权利要求书中均有明确的记载，因此符合符合专利法实施细则专利法实施细则第第 6969 条和条和专利法专利法第第 3333 条的规定条的规定，专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求的基础上审查。4、修改后的独立权利要求 1 的新颖性（同 OA 答复）5、修改后的独立权利要求 1 的创造性（同 OA 答复）6、如果有其他从属权利要求的新颖性和/或创造性无效宣告理由。 （简单陈述

15、即可）7、如果有专利中多项主题内容不具有单一性的无效宣告理由 答复如下：请求人在无效宣告请求书中指出权利要求 X 不符合专利法第 31 条第 1 款规定的无效宣告理由， 鉴于该无效宣告理由不属于专利法实施细则第 65 条第 2 款规定的无效宣告理由，因此请求专利复审委员会对 该理由不予考虑。8、如果请求人未结合具体的证据和理由说明无效宣告理由 答复如下：请求人在无效宣告请求书中笼统的提出了的无效宣告理由，并未在请求书中对此无效宣告理 由进行具体说明，根据专利法实施细则第 65 条第 1 款的规定以及专利审查指南 2010的规定，上述无效宣 告理由属于请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明且在提

16、出无效宣告请求之日起的一个月内也未补充具体说 明而应当不予受理的情形，故请求专利复审委员会对该无效宣告理由不予考虑。9、如果有补充提交的意见陈述书中涉及的理由和证据（考试中一般超过一个月了） 答复如下：请求人 X 于 X 年 X 月 X 日提交了补充意见陈述书，该意见陈述书是在提出无效宣告请求之日起一 个月之后提交的，其中涉及的对比文件是 X,并不是技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识证 据，也不是用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，由此可知，所补交的证据和补充的无效理由均超过 了专利法实施细则中第 67 条规定的允许增加理由和补交证据的期限，故请求专利复审委员会对上述证据和理 由不予接受。10、结尾部分： 综上所述，专利权人认为修改后的权利要求符合专利法第 X 条第 X 款和专利法实施细则的相关规定， 请求人的