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1、1兩岸高新技術科技業如何因應國外專利權利金追索之策略Y.H.Y 前言兩岸高新技術科技業在創新產品快速推出及在市場前景看好之下，積極藉由營運狀況 好以及獲利報酬豐富之下，自行申請成為中國股票上市公司，然!當中國加入 WPO 之後，必 需開放市場前提下，都將促使得高新技術企業所製造生產產品，將會採國際通路直接銷售至 國際市場，兩岸高新技術科技業者大多替國外業者委託加工生產(OEM)或委託設計生產(ODM) 產品，然當中國加入 WPO 之後一段時日，在市場開放及產品成本控制降低和高新技術大幅度 進步再加上外銷定單快速澎脹之下，中國高新技術業者或台商勢必於國際上會走向雙軌制式 (自創品牌、OEM/OD
2、M)國際銷售通路，並藉由雙軌制式銷售通路模式，將中國所生產新產品 積極快速推展至國外市場販售穫利。然!現今在國外製造產地競爭因素和當地競爭者商業利益考量之下，中國高新技術業者 或台商不管是採行何種銷售管道，當日後中國產品大量外銷至國外當地市場時，中國高新企 業都將會面臨到當地國際大廠或專利權人在當地控訴，由中國外銷至當地產品涉嫌侵害到其 專利權之指控(此種案件在美國地區發生最多)以及面臨到國外專利權人索取專利權利金問題。現今中國高新技術及新產品發展雖然日新月異，但中國高新技術企業以其名義在國際上 取得專利權數量，卻是寥寥可數的讓人大吃一驚，而專利在國外取得數量亦無法能和其快速 業績能成正比發展
3、，反觀國際大廠或國外專利權人除在當地申請取得專利權之外，其同時也 在中國地區大量申請取得專利權。 今中國高新企業或台商如何能於未來有效因應國際大廠(專利權人)在國外當地所採取專 利權利金追索及專利侵權控訴之反制策略，將是中國高新技術企業未來規劃公司管理以及外 銷產品時，不可忽略及必需面臨問題與必需重視之重要課題。 國際大廠專利保護傘保護企業外銷產品中國高新企業或台商可與國際大廠合作來保護企業運作，並可藉由雙方合同上簽定或 專利技術來保護企業產品於國外當地市場銷售，其方式可如下: 合同對中國高新技術企業可助益事項 高新技術企業可向國際大廠積極爭取委託製造或代工合作關係，如此可要求在客戶委任合同中
4、，簽定若發生專利侵權爭議，將由國際大廠客戶出面代為解決或協助處 理專利糾紛與協助之保護條款。 註:此優點可避免委託之國際大廠或其他國際大廠，藉由上千件以上國外專利優勢， 來逼迫中國高新企業支付高額權利金。 高新技術企業可採規劃及有計劃性採購國際大廠生產零組件，並在採購合同中簽定若 發生所使用零組件面臨專利侵權爭議時，將由國際大廠出面代為解決或協助處理之專利糾紛之保護條款。註:此優點可要求國際零組件大廠出面協助，而吸取國際大廠處理專利經驗。 高新技術企業可與通路客戶訂定專利侵權協助合同，由雙方共同來處理專利侵權問題2之保護條款。註: 此優點可要求客戶負責來給付其專利權利金之中屬於販賣之授權金。
5、在專利技術方面對中國高新技術企業可助益事項 高新技術企業除與國際大廠除有委託製造合作關係外，並可藉此了解國際大廠專利技術走向，如此可藉由國際大廠新的專利技術來提升改善公司技術開發能力以及提升 高新技術企業在國外專利權數量。註:此優點有助於中國高新技術企業之專利技術發展及其專利權數量增加。 高新技術企業可要求國際大廠授與其專利權技術，如此可藉由國際大廠專利數量保護，如此可使高新技術企業之技術係依附在其專利權範圍之下，以避免侵害到他人專利權。註:此優點有助於中國高新技術企業之專利技術，係依附在合作國際大廠專利權範圍 及標準規格之下，而能減少專利侵權情形發生。 國外專利權人索取權利金模式當高新技術企
6、業或台商碰到國外專利權人主張其銷售至國外當地產品有專利侵權時， 企業可依不同階段及性質和實際狀況來作因應與調整，並訂出適合該企業之最有效之因應策 略。 積極了解國外專利權人之專利權利金追索方式高新技術企業當收到國外專利權人專利警告信函通知索取權利金時，應儘快與公 司相關人員研商處理討論因應策略。 企業收到國外專利權人警告通知信函之處理策略 國外專利權人發送專利警告信函方式 採用國際傳真方式交付專利警告信函(註:若採國際傳真方式，則專利權人將無法確定主張收件者是否有收到該傳真信函) 。 採用郵件寄送方式交付專利警告信函(註:若採郵件方式，則專利權人並無法確定主張收件者是否有收到郵件信函(除非有該
7、郵件有回執收條且收件者已簽名，日後才能作為涉嫌侵權者其已收到之證據)。 採用國際快遞(快捷)方式交付專利警告信函(註:此為國外專利權人最常所使用方式，其可以此主張收件者已有收到快遞(快捷)，因在快遞(快捷)回執收條上之已有收件者簽名或蓋章) 。 採用直接會面方式交付警告專利信函(註:此為國外專利權人較少使用方式，除非企業與專利權人有先行書信溝通或專利權人為其過去零組件商，由於已當面交付，故收件者會簽名或蓋章) 。 採用研討會方式通知專利警告信函內容(註:國外專利權人以介紹新產品及專利技術研討會方式為餌，集合涉嫌侵權業者，統3一於研討會作專利技術說明及敬告信函通知業者，而收件者在研討會報到函上已
8、有簽名) 。然!經由上述任何一種方式後，國外專利權人都會再以電話來確認收件者是否有確實收到專利警告信函，因為當業者收到專利警告信函日期開始，就是國外專利權人開始追索專利權利金前戲。 企業對專利權人所發送專利警告信函之對應處理方式 企業對專利警告信函暫不作出回信或回應企業可聲稱尚未收到專利警告信函信件，如此國外專利權人會再寄送第二封通知信函。 企業對專利警告信函作出回信回應之策略成立專門因應策略小組，對於專利警告信函可以下列方式作出回應。 公司代表人出國考察，在短時間不會回國，需待代表人回國方能了解整個案情後才能作出回應。 公司並無負責專利專責部門、專利人員或法務人員可作專利技術分析來回應。 公
9、司並無法務主管及相關人員可作出對應，故必需委任外界專利商標事務所作出分析鑑定後再處理回應。 公司無法了解專利權人所提外文說明書或權利範圍之專業內容與術語，故需請專業外語翻譯公司花費較多時間翻譯專利說明書所有內容來回應。 請專利權人指出公司何種產品侵權以及侵犯何項專利權以及何項專利範圍(以便能藉由專利權人書信或主張，來分析縮小專利權人日後欲主張範圍與內容) ，並可要求專利權人作出專利侵權鑑定分析報告。 因應國外專利權人索取權利金之反制策略高新技術企業需先從專利權人所發專利警告信函，來嘹解以及檢視專利權人所主張專利 權之數量、種類及內容後，再經討論後作出有效因應反制對策。 針對專利警告信函查閱部份
10、 由專利商標律師事務所代理專利權人主張所發出信函 查閱該專利商標律師事務所與專利權人二者之間關係，雙方是否有委任處理證明文件或經專利權人同意之信函文件。 由專利權人自己所發出信函 查閱該專利權人為何國家人，並了解當地國家人民民族習性與其訴訟風格。 針對專利權人查閱部份 從國際網路中或其他管道，調查專利權人公司規模、背景、國際知名度、專利部門人員背景、規模以及該公司、相關子公司或專利權人所取得相關所有專利權之名稱與總數量。 從國際網路中或其他管道，調查專利權人過去至今是否具有專利訴訟經驗，以及現今是否有和他人就其所主張專利權，雙方有訴訟案件在當地法院正在進行審理或訴訟結 果。 針對專利代理人查閱
11、部份 從國際網路中、同業界或其他管道，調查專利權人所委任專利代理人其專利事務所規4模大小及代理他人申請專利數量多寡，同時並了解該事務所是否有具有國際專利訴訟經驗及其訴訟成功勝率之調查。 專利說明書文件查閱部份 檢視專利權之種類 檢視專利權人所主張當地專利權之種類，所主張專利權為發明專利、新型專利亦或是設計專利。 檢視專利權之類型 檢視專利權人所主張當地專利權其為系統專利、零組件專利亦或是軟體專利。 檢索調閱專利說明書 高新技術企業可從國際網路中尋找專利檢索專利資料庫或是至國外相關政府部門調閱專利說明書，亦或是可委請當地專利商標法律事務所至當地政府相關部門調閱專利說明書之完整內容。 檢視專利申請
12、歷史檔案內容 發明人(創作人)或申請人宣誓書簽名，是否為本人親自所書寫簽名。 申請人所使用宣誓書表格是否合乎該國家專利規定之正確表格。(若為美國，則檢視申請人是否使用正確表格，大實體表格(申請人企業規模為500人以上使用) 、小實體表格(申請人企業規模為 500 人以下) 。 初審、復審專利時，審查委員對該專利所作出審查意見以及此案與習用前案或公開資料比對之意見說明。 申請人在專利答辯時，審查委員與專利申請人或專利代理人間來往書信信函內容。 專利申請人對專利說明書修正部分以及在修正說明中，所聲明不主張部份(如:專利說明書、權利要求書(CLAIM)、圖式) 。 若專利權人有對該專利案申請日主張優
13、先權，則檢視所主張優先權國家之專利說明書與專利權人所主張專利權之權利範圍、發明人、專利說明書之內容是否都完全一致。 檢視專利權人之專利權是否合法取得以及是否具有合法行使之權利 查尋調閱專利權人所主張專利權，是否係經由轉讓或授權所取得之專利權，若是;則查閱其所轉讓證明或授權證明文件。 查尋專利權人所主張專利權之專利年費是否已有繳納，而其專利權是否還具有合法行使權利。 查尋專利權人所主張專利權，是否有在其他國家取得專利權及專利申請字號; 若有; 該專利在其國家是否已核准，若無核准則是否係因具有前案而遭到核駁，而該案如在該國家未能核准，則專利權人所主張當地專利權之合法性將不完整(因該專利在其他國家可
14、能已有相同或近似之先前專利或相同之產品，故因此才未核准該專利)。 若無;可在其他國家檢索查閱已有相同或近似之先前專利或相同之產品) 。5 查尋調閱專利申請檔案歷史專利說明書是否有禁反言部份或已有放棄主張部份。 查尋調閱專利權之技術在國外是否有已有相同或近似之先前專利或相同之產品。 查尋該專利權之專利技術在申請前，是否已有在報刊雜誌雜誌上公開刊登其專利技術。 檢視公司產品是否有專利侵權 查尋自己產品技術是否已有取得國、內外專利權(包括系統專利、零組件專利、軟體專利) 。 若主張係為零組件專利權，則查尋專利權人是否和自己產品所使用零組件廠商互相已有專利授權。 查尋自己產品技術是否在專利權人所主張專
15、利申請日之前，該產品就已於市場公開販賣或已公開使用。 查尋自己產品技術是否有延用過去舊產品相同技術，而舊產品之技術使用日期則比專利權人所主張專利權申請日前早。 成立專案小組(專利工程師、研發部門主管、產品專案主管、法務主管、採購部門主管等)經討論，並初步分析比對企業產品技術與專利權人所主張專利權之專利範圍比對是否相同或近似(包括是否有直接侵權或間接侵權) 。 若經判斷公司產品，並無侵害其專利權; 則將其意見分析作成報告明確告知專利權人並無侵權。 若無法判斷公司產品是否有專利侵權 則將此案件送交至國外專利鑑定機構或專利商標事務所作再次分析鑑定比對。 若經判斷公司產品有侵害其專利侵權 則開始討論如
16、何進行所謂專利商業授權談判。 專利談判前資訊情報蒐集 從國際網路中或其他管道調查蒐集專利權人公司產品及最新專利取得動態。 從國際網路中或其他管道尋找專利權人與他人涉訟案件國外訴訟最新情況與結果。 專利權人與其他人於當地涉訟案件於法院訴訟所主張資料。 打聽同業是否亦有接到專利權人之專利警告信函以及是否已有和專利權人接觸或談判後商談過程與結果。 了解同業對專利權人所主張專利權之個項看法與意見。 通知零組件廠商並要求零組件廠商針對專利權人所主張專利權技術之看法及意見。 探聽專利權人業已專利授權之公司或廠家。 探聽專利權人之談判代表及成員。 與同業共同開會討論在與專利權人談判時，大家對專利權人所主張問題有一致性。 專利談判之因應策略 若企業判定產品並無侵權 談判中先行了解專利權人意圖與目的。
