商标法上进口商不得适用合法来源抗辩免赔

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1、 郑州睿信知识产权代理有限公司 资料来源网络用于交流学习商标法上进口商不得适用合法来源抗辩免赔商标法规定销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自 己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。然而，关于进口商在我国境内 销售侵权商品是否免赔问题，争议颇大。关键词：商标地域性 合法来源抗辩 商标使用行为【裁判要旨】商标法规定了销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是 自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。然而，关于进口商在我国境 内销售侵权商品是否免赔问题，争议颇大。根据商标的地域性，外国公司在国 外生产制造侵权商品应适用外国法，进口商在我国境内销售的行为应适用我国

2、法律，致使受我国商标法司法审查的法域从无到有。进口商销售侵权商品是该 商品在商标注册国市场的初始流通，其行为与生产商的行为后果相一致，故应 承担与生产商同样的侵权责任，包括赔偿责任。较一般销售者而言，进口商对 进口商品是否侵犯他人商标权应负有较高的注意义务，不能以“不知道”而免 赔。专利法条文和专利侵权诉讼也明确了能够提出合法来源抗辩的，不包括侵 权商品的进口商，商标权保护的原理与此相同。案号 一审：(2013)徐民三(知)初字第 1102 号二审：(2014)沪一中民五(知)终字第 78 号【案情】原告(被上诉人)赵元鸿。被告 1(上诉人)丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司(以下简称丹纳

3、赫 西特公司)。被告 2 上海贝赫流体控制设备有限公司(以下简称贝赫公司)。2003 年 10 月 28 日，赵元鸿经国家商标局核准，取得第 3334895 号 “BINDICATOR”商标专用权，核定使用的商品为第 9 类物位仪等。2013 年 8 月 14 日，赵元鸿作为商标专用权人与上海平迪凯特仪器仪表有限公司(以下简称 平迪凯特公司)签订商标许可使用合同，授权平迪凯特公司使用该商标，授权性 质为普通许可。2013 年 9 月 20 日，贝赫公司与丹纳赫西特公司签订买卖合同，向丹纳赫 西特公司购买 LAR101060 型阻旋料位仪一台、LAR101020 型阻旋料位仪一台及 叶片两个(总

4、价格 5,400 元)。同年 9 月 23 日，上海市东方公证处至贝赫公司所 在地对丹纳赫西特公司从天津快递的包裹进行证据保全。封箱带上有巨大的 “genuine BINDICATOR”标识(以下简称被控侵权标识)，其中“BINDICATOR”郑州睿信知识产权代理有限公司 资料来源网络用于交流学习字体明显大于“genuine”，内部包装纸盒的封箱带上亦有被控侵权标识。同年 10 月 15 日，贝赫公司与平迪凯特公司签订产品采购合同，将被控侵权商品以 6,300 元的价格出售给平迪凯特公司。原告赵元鸿向上海市徐汇区人民法院诉称，被告丹纳赫西特公司作为同行 业的竞争者在其生产销售的物位仪商品上恶意

5、使用“Genuine Bindicator”标 识，英文“Genuine”的中文翻译是“真正的、纯正的”，造成了相关公众对使 用原告商标生产的商品严重混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，造成巨 大经济损失。请求法院判令丹纳赫西特公司立即停止生产、销售侵害原告注册 商标专用权的商品;贝赫公司立即停止销售被控侵权商品;丹纳赫西特公司赔偿 原告相应的经济损失和合理开支。被告 1 丹纳赫西特公司经法院传票传唤，未到庭应诉。被告 2 贝赫公司同意停止销售被控侵权商品。【审判】上海市徐汇区人民法院经审理认为：未经商标注册人的许可，在同一种商 品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯

6、注册商 标专用权;销售侵犯注册商标专用权的商品的，亦属侵犯注册商标专用权。原告 赵元鸿是第 3334895 号“BINDICATOR”商标的专用权人，核定使用商品为第 9 类物位仪等。被控侵权料位仪与请求被保护商标核定使用商品物位仪属于相同 商品。丹纳赫西特公司在其生产、销售的被控侵权料位仪外包装纸盒的封箱带 上、料位仪产品及说明书上均存在突出使用“genuine BINDICATOR”标识的行 为，其中“BINDICATOR”字体明显大于“Genuine”。“BINDICATOR”与原告请 求保护的商标内容完全一致，基本无差别，而“genuine”翻译成中文即“真正 的”、“纯正的”的意思，

7、被控侵权标识整体上与涉案注册商标构成近似，一 般消费者施以普通注意力，难以分辨被控侵权标识与原告请求保护商标的区别， 极易造成混淆和误认。法院综合考量丹纳赫西特公司侵权行为的性质、情节、 主观过错程度、涉案产品市场价值等因素酌情确定原告经济损失金额和合理开 支费用。一审法院依照中华人民共和国侵权责任法第十五条第一款第(一)项、 第(六)项、第二款、中华人民共和国商标法第五十二条第(一)项、第(二) 项、第五十六条第二款、最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律 若干问题的解释第九条、第十条、第十六条第一款、第二款、第十七条、 中华人民共和国民事诉讼法第一百四十四条之规定,判决：一、丹纳赫西

8、特 公司立即停止生产、销售侵害赵元鸿第 3334895 号“BINDICATOR”注册商标专 用权商品;二、贝赫公司立即停止销售侵害赵元鸿第 3334895 号“BINDICATOR” 注册商标专用权的商品;三、丹纳赫西特公司赔偿赵元鸿经济损失 20 万元;四、 丹纳赫西特公司赔偿赵元鸿合理费用 3 万元。宣判后，被告丹纳赫西特公司不服一审判决，向上海市第一中级人民法院 提起上诉，主要理由是：被控侵权产品实为美国万确测量仪器有限公司(以下简郑州睿信知识产权代理有限公司 资料来源网络用于交流学习称美国万确公司)在境外生产，丹纳赫西特公司仅实施了进口销售被控侵权产品 的行为，不存在侵权恶意，被控侵

9、权产品有合法来源，故不应承担赔偿责任。 请求撤销原判，驳回赵元鸿全部诉请。上海市第一中级人民法院另查明：赵元鸿第 3334895 号“BINDICATOR”商 标申请注册时，美国万确公司曾提出异议，后经国家商标评审委员会复审裁定 予以核准注册。2013 年 9 月 3 日，丹纳赫西特公司向美国万确公司购买被控侵 权产品。同年 9 月 11 日，丹纳赫西特公司向我国海关申报货物。后丹纳赫西特 公司将被控侵权产品销售给贝赫公司。被控侵权产品上印有“genuine BINDICATOR”标识，铭牌载明“VENTURE MEASUREMENT COMPANY LLC”(即美国 万确公司)、“MADE

10、IN U.S.A”等字样。丹纳赫西特公司在其官网上突出显示 了被控侵权标识，并简要介绍 Bindicator品牌等。上海市第一中级人民法院经审理认为：首先，基于商标保护的地域性，外 国公司在我国境外生产制造被控侵权产品本身并不侵犯我国注册商标专用权， 但丹纳赫西特公司作为进口商进口被控侵权产品至我国并在境内销售直接导致 该产品在涉案商标受保护的法域内从无到有;其次，丹纳赫西特公司虽然未直接 从事生产制造被控侵权产品行为，但实际上是在我国境内首先使用被控侵权产 品的主体，从商标法保护的意义上，本案丹纳赫西特公司作为进口商的行为后 果与生产者的行为后果是一致的;再次，丹纳赫西特公司当庭陈述其系美国

11、万确 公司在中国的代理商，与美国万确公司同为美国母公司的子公司，其网站上突 出显示被控侵权标识并简要介绍 Bindicator品牌，且赵元鸿、美国万确公司 在申请各自“BINDICATOR”注册商标及美国万确公司申请“genuine BINDICATOR”过程中，彼此间均曾有异议，故难以认定丹纳赫西特公司不知情 销售被控侵权产品。综上，商标法中合法来源抗辩应受地域性规则的限制，能 够提出合法来源抗辩仅是不知产品侵权而销售的被控侵权方，不应包括产品的 进口方，且不能认定丹纳赫西特公司对销售被控侵权产品不知情，故丹纳赫西 特公司的合法来源抗辩于法无据，且与事实不符，不予采信。但一审关于丹纳 赫西特

12、公司生产被控侵权产品的相关认定有误，予以纠正。二审法院遂撤销一 审判决第一项，改判为丹纳赫西特公司立即停止销售侵害被上诉人赵元鸿第 3334895 号“BINDICATOR”注册商标专用权的商品;维持判决第二三四项。【评析】商标法第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商 品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”该条 款一般被称为合法来源抗辩。在现实经济生活中，有的商品销售者通过合法渠 道获得某商品，由于自身不具有相关专业知识，不知道该商品为侵犯注册商标 专用权的商品，而在市场销售。在这种情况下，要求销售者承担赔偿责任，不 符合民法保护善意第三人的精神。

13、销售者如能证明其满足法定的考察要件“不 知道+合法取得+说明提供者”即可免除赔偿责任。然而，侵犯注册商标专用权 商品的进口商可否适用销售商的赔偿责任豁免，司法实践中一直争议较大。本 案从商标的地域性、商标使用行为、进口商的注意义务和专利法相关规定的比 较等多种角度，解析了进口商销售侵权商品行为不得适用合法来源抗辩免除赔 偿责任，希望能为以后审理类似案件提供一些审判参考。郑州睿信知识产权代理有限公司 资料来源网络用于交流学习一、商标权的地域性决定了进口商销售侵权商品受我国商标法司法审查的 法域从无到有商标权具有地域性(territoriality)，即商标仅在其注册的地域范围内具 有效力。当然，

14、地域性有时还包括在商标知名或者驰名的地域范围内具有效力。 这里主要从前一种意义上讨论商标权的地域性。商标权的地域性至少包括两方 面内容。首先，商标权的获得是以国与国之间的相互独立为基础的。如果企业 欲以特定商标在多个国家销售商品或者提供服务，就需要按照这些国家各自的 法律获取商标权。一国的商标只能在该国有效。其次，商标权的保护是以各国 国内法为基础的。在特定国家的商标权保护，必须以该国的国内法为基础。迄 今为止，除知识产权一体化进程极快的地区(如西欧经济共同体、法语非洲国家)外， 包括商标权在内的传统知识产权，均只能依一定国家的法律产生，也只在其依 法产生的地域内有效。商标权的地域性是与独立性

15、密切相关的，独立性是商标权地域性的结果和 表现。巴黎公约第 6 条确立了商标独立性原则(the principle of the independence of trademark)，即商标在各成员国之间的申请、注册和保护， 由各成员国的该国法律决定，各自独立。在一个成员国正式注册的商标与在其 它成员国-包括申请人所在国-注册的商标无关。这就是说，商标在一成员国取 得注册之后，就独立于原商标，不受在包括原属国在内的其他国家类似注册的 命运的影响。特别是，该条第(3)项指出一项商标一旦获准注册，并不当然受其 他国家对于相同商标的类似注册作出的决定的影响。对于这种类似注册的放弃 或者撤销并不当然影

16、响在其他国家获准的注册。该商标的有效性只能依据各成 员国的立法确定。根据地域性原则，商标在其获得注册或者在法律上被承认为 商标的各个主权地域内，被视为各自独立的存在。我国司法政策和判例明确承认商标权的地域性。在我国商标司法实践中， 经常遇到商标权地域性与独立性原则的适用问题。无论是在商标授权还是商标 侵权认定中，我国司法一直坚持商标权的地域性与独立性原则。在原告费列罗 有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审决定一案中，原告申请的商标系在意 大利核准注册，其通过世界知识产权组织国际局向我国提出领土延伸保护，我 国商标局以其缺乏显著性而予以驳回，商标评审委员会维持该驳回决定。原告 诉讼理由之一是 “申请商标已在他国注册，其可注册性已经得到认可”。对此， 一审判决指出：“对于原告所提申请商标已经获得注册故亦应当为我国核准注 册的理由，本院认为，知识产权的独立保护原则允许各国依据其本国法对于申 请商标是否应当注册进行审查，亦允许各国在商标的审查和授权标准上存在一 定的差异。就此