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1、与尽职调查要点黄清华生物医药类研究发明经济投入大，研究周期长， 商业价值高，容易被仿制。因此，对于生物医药专利 依赖型企业而言，在作出项目并购的决策前，专利风 险评估应是十分重要的一步。这种评估主要是通过知 识产权尽职调查（IP Due Diligence Investigation）来完 成的，其结果将会直接影响交易的价格，有时可能会 导 致 交 易 结 构 的 重 新 评估或改变，甚至决定并购的 成败。利权人为史密丝克莱恩比彻姆有限公司和史密丝克莱 恩比彻姆公司，隶属于葛兰素史克集团。 该“专利声明”指出 ： 上述发明专利的保护范围覆盖所有含 2 8mg5-4-2-（N- 甲基 -N-2-
2、 吡啶基） 氨基）乙氧基 苄基 噻唑烷 -2，4- 二酮（通用名 ： 罗格列酮）及其所有药学上可接受形式的化合物的药 物制剂。根据中华人民共和国专利法的规定，发 明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以 外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生 产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用 其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得 的产品。对于违反上述规定的专利侵权行为，专利权 人将采取一切必要手段维护其合法利益。国家食品药品监督管理局在接到律师函后，进行 了认真核查，并暂缓了对罗格列酮的行政审批。有报 道说，海正集团等国内制药企业已经为罗格列酮的研 究开发投入了上亿元的资
3、金，但是，因这一事件，这 些企业很可能不得不放弃对该产品的开发，损失惨重。 本案中，海正集团等国内制药企业对罗格列酮的 研究开发立项具有一定的盲目性，导致了研发投入上 的巨额损失。类似案例在国内外生物医药企业展开专 利大战的背景下已成常态。如果要收购生物医药类企 业，在作出并购决定前，必须慎防类似的专利风险，而做好知识产权尽职调查是防控风险的唯一途径。从一起案例看专利风险评估的重要性 2003 年 3 月初，国内十多家制药企业收到了葛兰 素史克（中国）投资有限公司发出的关于阿德福韦 酯中国专利申请的沟通函 （以下简称沟通函 ） ，函 中提醒国内企业注意其专利申请的存在及投资该产品 所面临的潜在
4、危险。沟通函指出 ： 从 2000 年开始，葛兰素史克在 中国提交了一系列涉及阿德福韦酯的专利申请，要求 保护含有晶型阿德福韦酯的组合物、制剂，以及晶型 阿德福韦酯的制备方法。 沟通函特别声明，类似的 专利已经在美国和欧洲获得了授权。 沟通函强调 ： 根据中华人民共和国专利法第十三条的规定，发 明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单 位或者个人支付适当的费用。这是葛兰素史克自 2002 年以来第二次大张旗鼓地 在中国祭起知识产权保护的大旗。而在 2003 年，有多 家中国制药企业承受了葛兰素史克的“专利重拳” ，海 正集团就是其中之一。2003 年 10 月，葛兰素史克分别向中国国家食
5、品 药品监督管理局、国家知识产权局发出律师函，称该 公司的新药罗格列酮被海正集团侵权。2003 年 12 月 9 日，葛兰素史克又在中国医药报上刊登“专利声 明” ，宣称专利号为 ZL 98805686.0 的发明专利已经于2003 年 7 月 2 日获得中国国家知识产权局的授权，专谁应是知识产权尽职调查的发起人 知识产权尽职调查的发起人，既可以是投资企业 本身，也可以是并购者委托的独立中介机构，如律师 事务所或（和）会计师事务所。在某些国家，当涉外 并购涉及行业安全和国家产业战略布局时，相关行业 协会或者国家知识产权管理有关部门则可能是知识产 权尽职调查的发起人。这 就提 示 我 们，对于外
6、资药企收购我国具有优质2012年第8期 中国发明与专利 67CHINA INVENTION & PATENT中介服务IP Agents专利资产的生物医药企业的重大并购项目，我国的医 药行业协会、医药行政管理部门、知识产权行政部门 和商务行政部门应从各自的职责出发，从我国生物医 药行业安全和国家产业战略布局的高度，依据我国反 垄断法和有关外资并购的管理规定等法律法规，组织 发起相关的知识产权尽职调查。值得注意的是，随着专业化的发展，由专门的安 全和调查公司承接这类业务，可以确保调查研究方法 的适当性和结论的准确性，在关键市场取得市场调查 信息， 获取目前或潜在的假冒、 侵权和相关问题的证据， 协
7、调国际注册和知识产权诉讼评价。这代表着一种发 展趋势，相应的管理规范应及时跟进。实现并购的战略目标。这种以战略性尽职调查引领知 识产权尽职调查的方法，能使药企并购中的专利风险 管理更富成效。其次，确认并购的交易结构。只有在确认了交易结构后，才能根据不同的交易 结构设计有针对性地审查重点。股权并购中的专利问 题相对简单，交易成本较低，因为在股权并购中，目 标企业所拥有的所有资产将自动转移给买方。但即使 如此，仍然需要审查目标企业是否真的拥有或者有权 利使用那些运营某种商务必不可少的专利，这种审查 可以从专利及相关技术秘密（know-how）的权属状况、 保护程度、使用方式，及目标企业研发活动的性
8、质与 组织形式等方面进行。资产并购中的知识产权问题相对复杂，不但要审 查目标企业对每一项专利及相关技术秘密是否拥有所 有权或使用权，还必须弄清楚其是否有权转让或许可 他人使用，这些转让和许可是否要受限于某些条件， 例如相关法律法规的强行性规定、相关当事人的专门 约定等。同时，在交易过程中还需要针对目标企业的 每一项专利，准备单独的转让或许可协议。在涉外并 购中，还必须考虑所涉国家对这些协议的条款和生效 是否有不同的要求，如要求相应的专利行政部门批准 或备案等。再次，审查专利的有效性。必须审查专利文件，而不能仅看专利（权）证书。 不少专利由于专利文件写得较差，使该专利的权利要 求很容易被绕过，或
9、者其真正核心的部分得不到保护。 这样的权属瑕疵案件国内外都有，目前国内的发生频 率更高。专利权属瑕疵经常表现在专利对外许可使用上。 如果专利对外设有使用许可，可视为权属上的瑕疵。 因此，必须要审查其是否有许可使用。方法上，可到 专利登记机构查询。由于存在从登记机构无法查实目 标专利是否存在使用许可的情况，切记在并购合同等 法律文件中设立专利权属保证条款，要求目标企业作 出必要的承诺。对专利有效性的审查，还要关注专利的商业价值、 市场寿命、侵权行为是否易于发现和举证，与专利相 关的技术秘密是否难于保密。对所涉专利问题，还要注意审查目标企业是否按如何进行知识产权尽职调查 知识产权尽职调查的一般步骤
10、为 ： 第一步，选择目标企业，根据企业自身的规模和发展战略来选择交易对象 ； 第二步，确定交易方式，明确是资产收购还是股权收购 ； 第三步，确定并购交易中有实质意义的知识产权，弄清是品牌收购还是技术收购 ； 第四步，审查知识产权资产相关的材料，即知识产权审慎性调查 ； 第五步，确定并购价格，基于审慎性调查结果制定最终并购方案。 这种专门调查，在涉及专利的方面一般应包括以下内容 ： 首先，掌握并购目的。 并购方的知识产权专家（组）应了解投资方在专利方面要达到的商业目标和未来的商业计划，必须清 楚地了解投资方的期望，从战略性尽职调查的高度， 即从并购双方行业前景、市场结构、经营战略、管理 团队、企
11、业文化和股东支持等方面，查明目标企业专 利以下方面的内容 ： 与并购方的产业相关度和战略 相关性，以及可能形成的协同效应 ； 对并购方造成 的在战略、管理、技术和市场整合等方面取得额外回 报的机会 ； 对并购后的预期战略成效及企业价值增 长的影响 ； 并购后新的管理团队和技术团队运用这 些专利实现新战略目标的可能性。进而明确从此次交 易中拟获得何种资产，如何使用这些资产，以及能否68 中国发明与专利 2012年第8期CHINA INVENTION & PATENT首届中国知识产权宣传海报创意设计大赛参赛作品选登 作品名称 ： 知识产权意识检测报告设计者 ： 郑仁思中介服务IPAgents时交纳
12、专利年费以维持其专利的有效性，必要时可通 过查询专利登记簿来确定拟收购的专利的法律状态， 审查其是否被认定无效，或因其他原因失去专利权。第四，分析专利的真正权利人。需要审查专利的发明人与目标企业的关系，查明 发明人是否目标企业职员的情况。常有可能遇到这样 的情况 ： 发明人才是真正的权利人，而表面上的专利 权人并不真正拥有该项专利。一般来说，目标企业使用的专利可能存在三种所 有权形式 ： 企业所有、企业与他人共享所有权、第三 方（企业雇员、独立合同方和其他第三方）所有。对于合作开发和委托开发的专利技术，应先审查 双方是否有约定，有约定的从约定，无约定的委托开 发其专利权属于受托方，无约定的合作
13、开发其专利权 属于合作各方共有。对于共有专利的情况，一定要审 查双方的合作合同，审查其相互之间的权利义务，尤 其是对专利转让是否有限制性的规定。对于由目标企业的员工发明而以目标企业作为申 请人申请的专利，需要审查其劳动合同中有关专利权 属的约定，如果有约定，应根据劳动合同中的约定来 确定谁拥有该项专利 ； 如果没有约定，就应该根据所 适用的专利法相关规定，来看该专利是否属于职务发 明并确定其归属。第五，熟悉目标企业所在地的相关法规政策。就涉外并购而言，如果是中国企业海外并购，对 所涉专利进行尽职调查时，对目标企业所在国的专利 法规、国家安全政策、技术出口限制政策和反垄断法 等进行全面了解非常必
14、要，尤其是熟悉甚至掌握跨国 专利并购协议可能适用的法律。对东道国这些法律进 行充分了解，既可防止目标企业利用中国企业不熟悉 所涉法律的情况，对并购合同文本作不合理的修改， 也可避免中国企业因错误预测侵权后果遭受损失。外 企并购中也适用同样的原则和方法。如果是中国企业间的国内并购，并购方除应关注 国家的相关法规、政策外，还应关注目标企业所在地 的地方法规和产业政策等。最后，考察目标 企业 是 否存在侵害他人专利的 情形。避免因疏忽失查成为专利（权）侵权方，这一点无论在国内并购还是涉外并购中，都需特别注意。并购方需要评估目标企业近五年内作为原告或被 告参与的、已结案或正在审理的诉讼案件情况，包括
15、调查案件性质、诉讼法律关系等。如果第三方对目标 企业专利的所有权或（和）有效性提出法律质疑，并 购方就要分析权衡这种诉讼纠纷是否有可能在并购之 前结案以及诉讼结局，和可能要承担的责任损失的大 小。在了解相关情况后，再评估已有的诉讼对目标企 业运营的影响，以及潜在纠纷的可能结果等。如果目 标企业有侵犯他人专利权的情形，就需要权衡并购目 的和侵权后果的轻重。总之，知识产权尽职调查是一项非常复杂的工作， 视具体情况和需要，其工作内容包括但应不限于以上 几个方面。这样才能形成所涉专利风险评估的准确判 断，为最后的收购策略的制定和定价提供客观依据。 这些细致的工作，正是我国培育具有国际竞争力的医 药产业、提高药品生产流通企业集中度、建设集约化 的药品供应保障体系的技术基础。作者系留英博士 （风 险与法律方向） ，综合开发研究院（中国深圳）特聘 研究员，首都医科大学“高层次人才队伍建设计划”讲座教授责任编辑王瀛2012年第8期 中国发明与专利 69CHINA INVENTION & PATENT
