《外观设计的“新颖性”标准(专利知识讲座113)韩晓春》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外观设计的“新颖性”标准(专利知识讲座113)韩晓春（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 专利知识系列讲座专利知识系列讲座 韩晓春韩晓春 113113、外观设计的“新颖性”标准、外观设计的“新颖性”标准 第三次修改专利法外观设计专利性标准仍然没有引入新颖性和创造性的概念，但在学术上，人们均将专利法第 23 条第一款规定的条件理解为新颖性，而将第二款规定的条件理解为创造性。为了便于理解，本文还是引入了新颖性和创造性这两个概念。第三次修改专利法规定的外观设计专利性标准（专利法第23 条）是：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。”“授予专利权的外观设计与现有设计
2、或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。 对上述规定的“不属于现有设计”，可以理解为新颖性条件。2009 年生效的专利法没有再使用“不相同与不相近似”的表述，而直接使用了“不属于现有设计”来替代原来的“不相同与不相近似”。2010 年审查指南对“不属于现有设计”的定义是：“既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计”，引入了“实质相同”这一概念。该定义中“相同的外观设计”与原来规定中的“相同”含义基本上是一样的，要求均是相同种类而
3、不能是相似种类之间外观设计的比较，且要求全部设计要素相同。但审查指南在用词上还是有变化，原来是说“同一类别”，修改为“相同种类”，原因是使用“相同种类”更为科学。“同一类别”特指国际外观设计分类表中的同一类别，而“相同种类”不限于同一类别，还包括同一类别以外的个别用途相同的产品外观设计（不包括多用途产品）。实际操作中，原来也是按相同种类操作的，即该用词的修改仍属于表述上的变动，不属于实质标准上的变化。本次修改引入了“实质相同”而取消了“相近似”这一表述，“实质相同”是否等于“相近似”？回答是否定的。但在判断的类别上没有区别，即原来的“相近似”和现在的“实质相同”的判断仅限于相同或者相近种类，但
4、“实质相同”的范围要窄于原来的“相近似”的范围。由于修改后专利法第 23 条增加了第二款“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”，即通常人们理解的增加了“创造性”标准。而根据修改后审查指南的规定，不具有“明显区别”（不具有创造性）通常有三种表现，一是与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别，二是“转用”且有启示得来的设计，三是“组合”且有启示得来的设计。而其中的第一种表现“涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别”，按修改前专利法和指南的规定，是属于“相近似”（新颖性）范围。但按修改后审查指南的规定，则不再属于新颖性调整的范围，而属
5、于创造性调整的范围。由此推断出，修改后的“相同”加上“实质性”相同，相当于新颖性标准。即专利法第23 条中规定的与“现有设计”不同，可以概括为外观设计应当首先具有新颖性（不属于现有设计）。而该“新颖性”的范围，小于原来“新颖性”的范围。原来基于外观设计没有“创造性”标准，只有“新颖性”标准，“新颖性”范围相对大一些，包括了现行“创造性”包括的第一种情况。修改后审查指南所述的实质相同，应当大体相当于原来的“相近似”的范围减去现行不具有创造性的第一种表现（涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别），剩下的部分即为实质相同的范围。 那么到底“与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明
6、显区别”和“实质相同”的差距有多大，界限在哪里？什么情况下仍属于不具有新颖性的“实质相同”？什么情况下属于产生了新颖性，即不属于“实质相同”，但仍属于不具有创造性的与同类产品“现有设计相比不具有明显区别”呢？对“实质相同”的理解审查指南给出了 5 种情况供参考（注）：一是区别仅在于局部的细微差异，如百页窗的外观设计仅有具体叶片数的不同。二是区别在于使用时不易看到或看不到的部位，如电视机的后背不同。三是比例稍有变化（惯常设计变化），如图案和色彩相同的饼干桶由正方形改正长方形。四是仅是单元排列或数量上的变化，如影院成排座位数量上的增加。五是“镜像对称”，如将右手操作的鼠标改为左手操作的鼠标。上述五
7、种情况不属于设计“相同”，但属于设计“实质相同”，但又不属于与同类产品“现有设计相比不具有明显区别”，因为“与现有设计相比不具有明显区别”属于不具有“创造性”的情况。落入专利法 23 条第二款规定的情况，改为由“创造性”标准来调整。 总的来说，基于外观设计保护的客体仅仅是具有美感的产品外观设计方案，新方案与旧方案之间很难用发明高度来衡量，通常情况下仅存在“区别”大和小的问题，不存在高和低的问题。因此，专利法和细则没有正式引入新颖性和创造性这两个概念。但是，“区别”毕竟有大有小，本次外观设计修改的宗旨即在于提高外观设计专利性标准或“门槛”，因此，引入了第二款相当于创造性的标准。这样，就发生了“切
8、割”“新颖性”和“创造性”的界限问题。而对原来的“相近似”表述，过去学者们的观点就有分歧，有的认为相当于创造性，有的认为仍属于新颖性。这次修改法大家对专利法 23 条第一款相当于新颖性，第二款相当于创造性没有分歧。但如何具体分界则有不同观点。有观点认为可将原规定的“不相同和不相近似”理解为新颖性，第一款规定的是新颖性，不属于现有设计就有新颖性，而现有设计等于不相同和不相近似。而将第二款增加的内容，仅限于“转用且有启示“和“组合且有启示”两种情况。如果采这种观点，就不必引入“实质相同”这一概念，并且也不必取消“相近似”这一概念。公众也好理解，逻辑上也清楚。但如何划界不仅涉及到专利法 23 条，还
9、涉及到专利法第 9 条。专利法第 9 条（原细则第 13 条）规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”。该“同样的发明创造”适用于外观设计专利时，是否包括相同和相近似两种情况。按第三次修改前专利法审查指南的规定，是包括相同和相近似两种情况的，即不仅相同的外观设计构成重复授权，相近似的外观设计也构成重复授权。但在第三次修改专利法时，对该问题亦有两种观点，一种坚持原来的标准，认为同样的发明创造对于外观设计来讲，包括相同、也包括相近似。但亦有观点认为不应当包括相近似，最后还是以后一观点划界。按该观点，专利法第 9 条所述的同样的发明创造，对于外观设计来讲，包括两种情况，一是相同，二是实质相同。即引
10、入了实质相同的表述。但实质相同的范围，仍然是从原来的相近似范围中“切出一块”给了实质相同，即上述列举的实质相同的 5 种表现形式。因此，实质相同本质上还是相近似，只是将原规定的“相近似”一分为二，一部分留给新颖性调整，一部分留给创造性调整，于是产生了现行的划界。笔者认为，提高外观设计专利性标准无疑是正确的，但也客观上带来了“新颖性”和“创造性”划界的标准问题。原因是外观设计专利性的标准和发明、实用新型专利性的标准虽然有很大的不同。但外观设计仍有较大的抽象性或概括性，主要反映在对“相近似“和“明显区别”的概念理解上。笔者认为，将抽象的“相近似”再一分为二，造成了理解上的难度。但无论如何，审查指南
11、已经作出了具体化规定，应当按审查指南的划界来操作。下图为修改前后相关概念涵盖范围的比较： 如图所示，修改前后相关概念涵盖范围的比较：1、修改前的“相同”修改后的“相同”；2、修改后的“实质相同”+“与现有设计相比不具明显区别”修改前“相近似”；3、修改前的“相同”+“相近似”修改后的“相同”+“实质相同”+“与现有设计不具明显区别”。即两个小圈是相等的，两个大圈半径也是相等的，只是多出一个中间的圈，小圈加上中间的圈，属于“新颖性”调整的范围。而大圈与中圈之间的范围，划归了“创造性”调整的范围。笔者认为，此种分界一方面过于抽象，不利于公众的理解和把握，且在逻辑上也存在问题。我们将几种可能情况作一
12、假设，再看结论：一是假设 A 申请和 B 申请完全相同（B 为后申请），即两个申请属于上述两个小圈的重合，对该结论不会有争议。此种情况下，要驳回在后 B 申请（包括无效），理由是B 申请没有新颖性、且构成重复授权。二是假设 A 申请是小圈，在后 B 申请是中圈，即与 A 不相同，但实质相同。此时，B 申请仍要被驳回或者无效，理由是新颖性和重复授权。三是假设在后 B 申请是大圈（中圈和大圈之间部分），则 B 申请也应当驳回或者无效，但理由就不一样了。理由只能是创造性，而不能用重复授权了。如果不能适用重复授权，再假设四：A 申请和 B 申请同一天提出的，相对于 A 申请，B 申请与 A 申请不构成
13、相同，也不构成实质相同。但构成实质相同以外的“不具有明显区别”，逻辑关系相当于 A 是小圈，B 是中圈到大圈之间的部分。如果出现这种情况怎么办？基于两个申请不属于实质相同，因此，不属于专利法第 9 条所述的同样的发明创造，使用禁止重复授权原则来处理行不通。使用先申请原则也行不通，因为先申请原则在判断“同样”时标准是一致的。如果两个申请均授权，怎么办？由于不属于重复授权，因此，不能要求双方当事人进行协商。而任一方当事人均无法宣告对方专利权无效，且 A 和 B 又属于相近似的设计，即属于相互侵权，此时，怎么办？谁侵谁的权？谁该被无效？问题出在哪里？问题在本次修改指南，仅将原来相近似中的实质相同部分
14、归入了重复授权的范围，另一部分“相近似”划出了重复授权的范围，所以会造成上述情况。这一问题还会反映在相似外观设计合案申请上。设立相似外观设计合案申请的动因，就是原来申请人要单独申请相近似外观设计会构成重复授权，在逻辑上理应是合案申请的相似外观设计之间均存在重复授权的逻辑关系，只是法律允许合案提出。但根据上述划界，相似外观设计合案申请中与基本外观设计实质相同的，与基本外观设计构成重复授权关系。但另一部分与基本外观设计不实质相同，但仍相似的外观设计，与基本外观设计就不构成重复授权。既然不构成重复授权，是否可以分案分出？专利法、细则和指南均没有提到该问题。如果当事人要求将该相似的外观设计分出怎么办？
15、分出的后果是明显的：分出的案子与原案虽然不构成重复授权，但构成互相侵权。另外，在重复授权和抵触申请中，也会出现类似的问题。因此，笔者的意见是，下次修改指南时，希望对专利法第 9 条的重复授权解释仍然回到原来的标准，即相同和相近似，而不是相同和实质相同。因为实质相同外延范围要小于原来的相近似，必然会出现上述逻辑上的漏洞。使用“实质性相同”这一概念，主要原因在于对专利法第 9 条规定的“同样的发明创造”的理解，修改的本意显然在于摆脱开“相近似”，从而使用了“实质相同”来表述，词语上摆脱了“相近似”，但实际上“实质相同”仍然是相近似的一种形式。就象侵权要包括相近似一样，“同样的发明创造”用于外观设计时，不应当将“相近似”中的一部分排除在外。 注：参见审查指南第 4 部分第 5 章第 5.1.2 节 （查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）
