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1、 专利知识系列讲座专利知识系列讲座 韩晓春韩晓春 118118、外观设计不得与在先权利相冲突、外观设计不得与在先权利相冲突 关于外观设计不得与在先权利相冲突的内容，并不是 1985 年生效的专利法一开始就规定的内容，而是 2001 年修改的专利法增加的内容。而 2009 年生效的专利法对该内容只在表述上稍有变化，在实质内容上没有变化，只是 2010 年生效的专利法实施细则，对 2009 年专利法的规定作出了新的解释。因此，了解外观设计不得与在先权利相冲突的内容，有必要从该问题的历史说起。 一、该问题的第一个阶段 在 1985 年生效的第一部专利法中，并没有这样的规定，但在制订第一部专利法时，该
2、问题并非没有考虑到。当时均认同一种观点来处理与在先权利的问题，即要遵循“后不犯先”原则。即在后产生的知识产权不得侵犯在先取得的知识产权的原则，该原则其实不仅适用于外观设计，而且适用于一切知识产权。可以说，就是在现在，在法律没有明文规定的情况下，该原则仍是处理先后知识产权“冲突”的一项规则。在 1985 年后的实践当中，也时有发生在后外观设计侵犯在先商标权、版权等情况。但法院处理时均没有遇到什么困难，比如在后外观设计未经在先版权人同意，擅自将他人享有版权的作品放入产品的外观设计中，在先版权人起诉到法院后，法院首先要进行调解。如果在后外观设计专利权人愿意向在先版权人支付适当的使用费，双方可以达成协
3、议，在后外观设计专利仍可以有效使用。如果双方达不成协议，法院可以判决在后外观设计侵犯了在先版权，责令在后外观设计停止使用，必要时还要赔偿在先版权人。尽管依 1985 年和 1993 年专利法的规定，此种情况不能宣告在后外观设计专利权无效，但实际生活中并未造成什么困难。因为在先胜诉一方已经达到了目的，获得了赔偿并且在后外观设计权利人停止了侵权生产。在先版权人没有这样的需求或动机，即一定要再花钱宣告在后外观设计专利权无效。该种处理是建立在这样一种逻辑之上的，即尽管在后是“有效”的知识产权（专利权是推定有效的财产权，尤其是未经实审的实用新型和外观设计），但是，如果侵犯了在先知识产权，也构成侵权且法院
4、可以判决停止侵权，必要时也要进行赔偿。而不一定先行宣告在后知识产权无效，然后再处理侵权问题。该逻辑即使在今天，仍是适用的。在后知识产权可能侵犯在先权利的情况在专利领域也存在，如从属专利未经原专利权人许可，实施自己的专利，也构成侵犯在先专利的权利，法院对此也直接受理。从国外立法例来看，也不必规定与在先权利相冲突的内容。 二、该问题的第二阶段 2001 年修改专利法时，该问题被提出，但不是作为实践中的需要而提出的。而主要是知识产权学术界提出了该问题，强烈要求在专利法中加入不得与在先权利相冲突的规定。当时亦有学者提出不必加入该规定，但最后还是加入了该内容，放在了专利法第 23 条中，表述是“不得与他
5、人在先取得的合法权利相冲突”，并且作为了无效的理由之一。写入这样的内容但操作成了问题，即与在先权利冲突，意味着侵犯在先权利，而专利复审委员会并不是审理侵权案件的机关。于是，在实施细则第 65 条中作了一项规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理”。即必须先有一个已经构成侵权的生效法律文书，主要是法院生效判决书，也包括仲裁机关的仲裁书，复审委员会才会宣告相关的外观设计无效。即复审委员会将该是否构成侵权的问题“推”了出去，原因是复审委员会直接处理侵权案件存在困难，复审委
6、员会毕竟不是法院，缺乏处理民事侵权纠纷的程序和手段。如在社会上进行调查取证，进行证据、财产保全等一系列诉讼法上的手段。另外，还可能发生管辖上的冲突，即如果复审委员会受理了该种侵权案件，法院是否还有权受理。如果法院仍有权受理，则谁说了算？因此，细则 65 条规定，以侵犯在先权利为理由要求宣告无效的，必须要提交一份已经确认构成侵权的生效法律文书，复审委员会才会宣告相关外观设计专利权无效。笔者认为，这一规定是合理和必要的。 3、该问题的第三阶段 即第三次修改专利法对该问题有进一步的规定，首先在专利法第 23 条的表述上，没有实质性的修改，只是个别词语作了变动。2001 年专利法的表述是“不得与他人在
7、先取得的合法权利相冲突”，2009 年专利法的表述是“不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”。多了个“申请日以前”，更为明确了。原因是申请日以后不可能再增加侵犯在先权利的内容，因为外观设计的修改不允许增加新的内容。以及在申请日以后才取得的“在先权利”，不仅外观设计申请人并未看到“在先”权利，而外观设计申请人其实是真正的在“先权利人”。根据“后不犯先”的原则，不是外观设计侵犯“在先权利”，而是在外观设计申请日以后取得的其他知识产权均属于“在后权利”，反而不能侵犯该外观设计。 但在复审委员会是否直接处理侵权纠纷的问题上有重大的修改，将原细则65 条的内容修改为（调整后的第 66 条）：“
8、以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理”。即不再要求相对人提交已经生效的、确认已经构成侵权的生效法律文书，而是仅要求提供存在权利冲突的证据就可以了，暗含着专利复审委员会可以直接处理侵权构成的问题。在 2010 年审查指南中，也亦未再提及要求在先生效法律文书，但也未提及侵权构成是否由复审委员会来处理。而是在表述上避开了侵权构成问题，只提到“相冲突”，对“相冲突”的定义是：“相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益”。从该定义看
9、，对“相冲突”与“侵犯在先权利”的关系可以作两种解释。一种仍然延用以前的逻辑，即“相冲突”意味着侵犯了在先权利。如果作这样的解释，意味着专利复审委员会可以处理涉及外观设计无效的侵犯在先权利的侵权案件（限于侵权构成的认定）。但还有另外一种解释，即“相冲突”并不意味着传统民法意义上的侵权，而只是两种知识产权的冲突。如果按第二种解释，“侵权”和“相冲突”是不交叉的两个概念。笔者认为第二种解释在逻辑上是讲不通的，“相冲突”必然发生侵权，试图躲过“侵权”而仅处理“相冲突”是不可能的。设想复审委员会处理“相冲突”时，法院还可以受理该外观设计侵犯在先知识产权的侵权纠纷，显然会造成“事权”管辖上的冲突。笔者认
10、为第一种理解或解释是正确的。即审查指南虽然没有提及“侵权”两个字，但表述为“侵犯了在先权利”应当理解为侵权。 笔者认为，细则和审查指南的上述规定，仍然存在几个问题需要解决。一是复委员会处理侵权纠纷（侵权认定）的程序和手段上的保障问题，如果在案件事实的认定上争议不大，且当事人提供的证据足以证明在后外观设计侵犯了在先权利时，且没有管辖上的冲突时，复审委员会当然处理起来没有问题。但如果需要证据、财产保全等诉讼法上的手段时，复审委员就显得手段不足。二是是否仅仅进行侵权认定，侵权赔偿问题解决不解决？如果当事人要求解决赔偿问题怎么办，将另一半“甩给”法院，法院是否承认复审委员会所作的侵权认定？一件事分两个
11、程序来解决，逻辑上可能将造成判决或决定之间的冲突。三是和法院司法管辖的冲突问题，毫无疑问，法院对民事侵权案件，包括外观设计侵犯在先知识产权的侵权案件有完全的司法管辖权。如果当事人提出无效请求时，某法院正在处理涉及该外观设计是否侵犯在先权利的纠纷，复审委员会是否要等待法院的处理结果？或者在无效程序中，一方当事人起诉到法院进行民事侵权诉讼，甚至还要求赔偿，复审委员会与法院将如何协调。四是无效程序虽然有第三人参加，但性质上仍是行政程序。如果直接认定构成侵犯在先权利，假如发生失误，被后续法院撤销了原决定，是否可以和普通的无效案件一样，只负担诉讼费，是否存在行政赔偿问题（如一方当事人因此停止生产）？笔者
12、认为，如果一定要将侵犯在先权利作为一项无效理由，则制度上还是 2001 年生效的专利法细则 65 条的规定为妥，即必须要有一生效的法律文书，确认相关外观设计侵犯了在先权利，复审委员会再宣告该外观设计专利权无效。 在提起涉及权利“相冲突”无效程序的主体来看，本次修改比原来的规定更为明确。原细则和指南并没有明确规定提起无效程序请求人必须是在先权利人或利害关系人（如在先版权人或被许可人）。如果必须要提交在先构成侵权的生效法律文书为无效程序的前提，则该规定是非常合理的。即在先程序的权利人、包括实施权人可以作为无效程序的请求人。但如果按目前细则的规定，复审委员会直接处理是否构成侵权的问题，则最好限于权利
13、人，而不包括利害关系人。因为侵权的客体仍是私法上的权利，即使在后外观设计侵犯在先权利，双方当事人也可达成协议，不一定非要提起无效程序。如在后外观设计权利人向在先权利人支付适当使用费，而继续生产该外观设计产品。如果起诉的人是在先权利的被许可人，基于主体问题，双方将无法达成上述协议。且什么样的被许可人有资格提起侵权是个非常复杂的问题，假如无效请求人为被许可人，且复审委员会承认其主体地位，而该被许可人进入法院的民事侵权诉讼程序时，不被法院承认，将是个麻烦的事。因此，就目前来讲，无效请求人如果仅限于在先权利人更为妥当。 （查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）
