解析美国图像设计图式修正之审查基准与实务

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1、1 解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務 10/08/2015 葉雪美 前言前言 美國開放電腦圖像設計與部分設計的專利保護多年，申請人經常在申請過程中利用圖式修正的方式，將圖式中的部分實線修改為虛線，藉以克服 USPTO（ United States Patent and Trademark Office，美國專利商標局） 的核駁理由 ， 或是擴大原始設計的權利主張範圍 。 多年來，USPTO 雖允許這種藉由實線修改為虛線擴大設計保護範圍的修正方式，不過內部卻有不同的意見。通常，這種修正方式大都被用在 3D（立體） 外觀設計的申請案 ， 相較於 3D

2、 外觀設計的圖式修正 ， USPTO對於 2D（平面）設計、電腦圖像或介面設計（以下通稱圖像設計）圖式修正的審查態度卻是相當保守且嚴謹。 2013 年 7 月 15 日 ， CAFC （Court of Appeals for the Federal Circuit,美國聯邦巡迴上訴法院）在 In re Owens 案件1所建立新的判斷原則，在延續申請案的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案的書面說明及圖式中清楚揭露且已敘述（disclosed and described） ，才能符合說明書要件，享有美國專利法（以下簡稱專利法）第 120 條規定的母案申請日利益 。 2013 年 4 月 ，

3、 USPTO 發布設計專利新的審查政策，強調圖式的修正必須符合專利法第 112 條(a)款的書面說明（written description requirement）要件。這個判斷原則及修正要件正是 USPTO審查設計專利中 2D 設計或電腦圖設計之圖式修正的判斷原則。本文1 參照 In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。 * 本文為北美專利知識庫文章 *摘要版網址：解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務 http:/ 2 介紹近 10 年的美國設計專利的電腦圖像申請案較具代表性的案例2，說明 USPTO 在電腦圖像申請案圖式修正的審查基準與實務操作，希望

4、能提供國內廠商及專利業界在美國申請圖像或介面設計專利時作為參考之用。 有關設計專利說明書及圖式修正之法律規定有關設計專利說明書及圖式修正之法律規定 現行專利法第 112 條(a)款通則規定：說明書應以完整、清晰、精簡及準確之用詞，將其發明及其製造、使用方法的方式記載於說明書之書面內容，使得任何熟悉該項發明技術領域所屬技藝之人士、或與該項發明技術領域相關之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該發明的最佳實施例。(b)款規定：說明書應以單項或多項主張項，特別指明並明確描述申請人所認為是其發明之標的。 專利法第 132 條規定，申請過程中所有的修正不得在發明的揭露中導入新事項

5、（new matter） 。 專利法施行細則(37 CFR，簡稱施行細則） 第 1.121 條(f)款規定，修正專利申請案的揭露內容，不得導入新事項。 MPEP 有關設計專利說明書及圖式修正的審查基準有關設計專利說明書及圖式修正的審查基準 MPEP 第十五章中有關專利法第 112 條說明書之規定，在決定申請專利之揭露是否符合專利法第 112 條(a)款規定之揭露要件前 ， 必須先判斷申請專利想要保護的範圍 （scope of protection） ，是否可據以實施3。因為設計專利的申請專利範圍（claim）的制式用語為如圖所2 本文所採用的案例的審查與修正內容皆出自於USPTO的Public

6、 Pair網頁所提供的資料查詢平台中 File wrapper 的資料庫。 3 參照 In re Moore, 439 F.2d 11232, 169 USPQ 236（CCPA 1971） 。 3 示及說明書所述者 ，圖式中的揭示與說明書中任何的窄化敘述之說明都會被併入去解釋專利權範圍，在決定申請專利所欲保護的範圍時，也要判斷該說明內容是否可據以實施。 新事項是在原說明書、圖式或申請專利範圍中無前提基礎（no antecedent）之設計標的，申請專利範圍的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之。在原始說明書及或圖式中沒有前提基礎的申請專利範圍修正會導致新事項，因為新增之設計標的在原始說明書中

7、並未記載，依專利法第 112 條(a)款的規定，該專利範圍應予核駁。如果修正揭露內容未影響專利範圍者，例如：設計名稱或圖式中以虛線揭露的環境，在最初申請中無前提基礎下，則必須依專利法第 132 條之規定，以原申請文件未能予以支持而先行核駁，並要求刪除新事項。 2D 及圖像設計圖式修正之審查非常嚴謹及圖像設計圖式修正之審查非常嚴謹 USPTO 依據專利法第 112 條規定分析 2D 設計與 3D 設計適用法條之間的差異，並認可其間的區別。2D 平面設計無需適用可據以實施要件（enablement requirement） ，而主張之設計是產品外觀的 3D 設計，說明書與圖式中所揭露的外觀設計必須

8、是可據以實施的。專利法第 112 條規定，說明書中必須要有完整、清晰、精簡及準確的之書面內容，使該發明可據以實施。3D 的物品外觀設計是透過 2D 的平面圖揭示物品的各個零組件（components） ，以及如何將這些另組件組構或結合成該主張之外觀設計，那些零組件的揭露是設計專利圖式修正的基礎。 2D 設計是平面的圖形（圖案）設計，平面設計可據以實施的要件就是在 2D 的平面圖中清楚地呈現該設計，2D 的平面設計並沒有一般所稱的零組件，申請人只能不多不少的（no more or no less）清楚揭示。進一步言，2D 的平面設計不會因為其中的部份或零組件無法清楚且明確的揭露而無法據以實施，不

9、符合可據以實施之要件。相反的且明透過來修正書或移除示）表面修改可以可無經由圖式4 參的，3D 的明確的揭露過修正或連。因此，申正，都會導或圖是並不No.07/9CAFC 在除的表面裝） 。電腦圖面裝飾，並改會影響原以做任何的無止盡的任由申請人任式修正引起參照 In re Danie的物品外觀露而無法連續申請申請人將圖導致該修正不支持的902,055 設圖 1 Dan在 Daniels裝飾設計圖像或是圖並非整個移原始圖像的修改，等任意修改任意選擇起是否符els 144 F.3d 14觀設計則可法據以實施請的方式將圖式中的實正形成一的。 設計專利申niels 先生s 案件4中所，而不會圖形化使用移

10、除而是像或介面本等於開啟一改。例如：擇或擷取可符合說明書452, 46USPQ2可能因為其施。提出申將其中的某實線改為一個不同的申請案 生的水蛭捕所論述的會影響水蛭用者介面設是修改圖像本身的設計一扇閘門圖 2 左側可以任意變書揭露的問2d 1788（Fed.其中的部申請之後，某一部分從為虛線或虛的設計，而29/020捕捉器設計的，是可以蛭捕捉器本設計不能類像或介面之計。如果 2門讓原始的側所示的是變更為圖像問題，是否Cir. 1998 ） 。份或零組，2D 的平從整體設計虛線修改為而這設計是0,787 連續計專利申請以從工業產本身的設計類比於 Da之一部分，2D 的平面的圖像 （ori是原始揭

11、露像2 、 圖像否能從原始。 組件無法清平面設計不計中分離出為實線所提是原始的說續申請案 請案 產品表面完計（如圖 1aniels 案件，這種變更面設計或圖iginal ima露之圖像3或圖像始揭露的圖4 清楚不能出提的說明完全1 所件的更或圖像age）像 1，4。圖像5 立即聯想或認出改變後之設計是原始設計所創造的設計。如果所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理地得知修正後之圖像 2、圖像 3 或圖像4已包含在原始圖像1之中 ， 這些變化的圖像被認為已導入新事項 ，是不被允許的。 圖 2 USPTO 解釋變化圖像導入新事項之範例 揭露且已敘述的圖式修正要件的案例揭露且已敘述的圖式修正要件的案例

12、說明書可支持且充分揭露的圖式修正說明書可支持且充分揭露的圖式修正 2003 年 10 月 30 日全錄公司（Xerox Corporation）申請一個關於影像處理機的使用者介面的設計專利（如圖 3 左側所示） 。說明書記載：Fig.1 是影像處理機的使用者介面之部分的透視圖；Fig.2 是可選擇的視圖；Fig.3 是按壓或選擇狀態；Fig.4 是不可選擇的狀態，另以文字解說各個圖式的按鍵介面。USPTO 的審查人員認為：Fig.1揭露的是包含 3 個滑動按鍵的使用者介面，Fig.2- Fig.4 是滑動按鍵實施例的放大圖，所揭露的是單一滑動按鍵的介面。從說明書及圖式無法清楚得知本案所主張之設

13、計究竟是什麼：是 Fig.1 的一組 3 個按鍵的使用者介面設計？還是如 Fig.2- Fig.4 的 3 個不同的按鍵介面設計？ 全錄公司將 Fig.1 中央及右側以實線揭示的滑動按鍵修改為以虛線呈現，將 Fig.2 的說明修改為放大圖，Fig.3 的說明修正為滑動按鍵6 第 2 實施例的放大圖，並將 Fig.4 刪除。USPTO 接受這種修正（如圖 3 右側所示） ，認為主張設計之部分已清楚且明確，已符合專利法第 112 條及施行細則第 1.121 之規定。2005 年 6 月 14 日核准公告。 29/192,775 原始申請圖式 D506,208 設計專利 圖 3 全錄公司的 29/1

14、92,775 申請案之圖式 原始圖式中可支持且充分揭露的圖式原始圖式中可支持且充分揭露的圖式 2007 年 7 月 Apple 公司提出一個關於電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利申請案（申請序號 29/282,383，簡稱 383 申請案）其中包含430個實施例及430張視圖 ， 383申請案是申請序號29/281,695申請案（簡稱 695 申請案）的連續申請案（CA） 。審查人員將 383 申請案的設計分為 274 個群組，並要求申請人選擇及分割申請。2009年 3 月，申請人將其中的 Fig.222-Fig.224 三個設計分割申請（申請序號 29/362,727，簡稱 727 申請案

15、） ，並將其標示為 Fig.l 至 Fig.3（如圖4 所示） ，每一圖式中介面最內層的矩形框是以虛線揭露，並要求享有 695 申請案的申請日利益。 7 29/362,727 申請案的圖式 29/282,383 申請案的圖式 圖 4 29/362,727 申請案及 29/282,383 申請案之相關圖式 審查人員的核駁理由說明：依據 MPEP 第 1504.01(a)的規定，電腦形成圖像（computer-generated icons）無論是由整個螢幕顯示的介面還是其中個別的圖像 ， 都是單純的表面裝飾 ， 具有 2D 的影像 （image）8 5，無論是圖式之修正或是連續申請案都必須符合專

16、利法第 112 條之書面說明要件。695 申請案圖式中的 Fig.222-Fig.224 介面設計最內層的矩形框是以實線揭露（如圖 5 所示） ，而 727 申請案 Fig.l 至 Fig.3與383申請案的Fig.222-Fig.224中介面最內層的矩形框是以虛線揭露。申請人將 695 申請案中的實線矩形框線改為以虛線揭露，所屬領域中熟悉該技藝之人士由695申請案原始圖式無法合理得知727申請案之設計，原始的揭露並不支持 727 申請案所作的改變，727 申請案已是另一個新的設計，不符合專利法第 112 條之書面說明要件，故無法享有第 120 條所規定的先申請案之申請日利益。 29/281,695 申請案的 Fig222-Fig.224 圖式 圖 5 29/281,695 原始圖式 申請人為了克服書面說明要件，提出 695 案的 Fig386-Fig.390 圖式，並說明在原始圖式