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1、从技术效果的多样化看要素替代发明创造性的判断View on the assessment of the inventiveness of the invention by replacing elements from the diversity of the effect 国家知识产权局专利局 赵永辉摘要：本文通过研究比较国外的相关规定结合专利法经济理论中的专利引诱理论探讨在具有多个技术效果时如何判断等效替代发明的创造性。通过分析 EPO“单行道”标准的理论背景，得出其符合专利引诱理论，并发现其与创造性判断中的“如若不然”理论不谋而合。然后将这种标准适用一个具体案例，得出合理的评述方式。最后
2、给出在判断和评述等效替代发明的创造性时的一些观点，同时建议将“单行道”标准引入专利审查指南 ，以理顺专利审查指南与审查操作规程之间的关系。关键词：创造性，要素替代，等效替代，预料不到的技术效果， “单行道”标准， “如若不然”理论一、引言创造性是决定专利申请授权与否最关键的条件，也是专利实质审查和复审无效中最具争议的条件。这一切都因为创造性的判断属于主观的价值判断，其标准既跟判断主体的认知水平有关，也随着经济和技术的发展而不断发展。专利审查指南在创造性判断中给出了几种不同类型的创造性判断基准，还给出了辅助性审查基准。其中，对于要素替代的发明规定如下：（1）如果发明是相同功能的已知手段的等效替代
3、，且没有产生预料不到的技 术效果， 则该发明不具备创造性；（ 2）如果要素替代能使发明产生预料不到的技术效果，则发 明具有创造性。而辅助性审查基准部分对“预料不到的技术效果”又规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则 不必再怀疑其技术方案是否具有突出的 实质性特点，可以确定发明具备创造性。审查操作规程对“预料不到技术效果”具备创造性的情况又作出了排除：仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技 术效果” 的技术 方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果” ，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性。
4、现有技术的多样性告诉我们，已有技术手段可以具有超出其发明者所声称的用途，常识也会教导人们，我们熟悉的物件会有着与其主要功能明显不同的用途或效果，并且不同发明人对于技术效果表达方式的差异也会使得技术效果多样化，多重化。当存在多样技术效果时，对于上述规定，就会产生如下 3 个疑问：疑问（1）：要素替代中的等效替代指替代后产生的技术效果基本相同，如果替代后既有相同的技术效果 E1，也有不同的技术效果 E2，这种替代是否属于等效替代？疑问（2）：当替代后存在这种不同的技术效果 E2 时，是否可以认定由于具有预料不到的技术效果而具备创造性？疑问（3）：这种不同的技术效果 E2 在本申请说明书中是否记载对
5、其创造性的判断有无影响？下面结合一个实际案例结合国外规定和专利法理论对上述问题给予解答并谈谈存在多重技术效果时如何判断要素替代发明的创造性。二、案例介绍1、基本案情发明名称为“注出容器” ，涉及一种在不使外部空气进入容器内部的情况，实现容器内装物的注出的注出容器。利用容器主体螺纹接合基杯，借此，当装配基杯时，基杯底部的突片受按压推开狭缝，使得可靠而容易地打开狭缝以容许外界空气进入外层和内层之间。本发明采用螺纹连接基杯和容器主体，对比文件 1 采用凹凸卡合连接基杯和容器主体；权利要求 1 与对比文件 1 区别在于：基杯与容器主体螺纹连接。关于该发明的创造性，有如下几种的不同观点。2、不同观点介绍
6、观点 1：考虑相同技术效果，权利要求 1 不具备创造性对比文件 1 已经公开基杯与容器主体凹凸卡合配合，然而，凹凸卡合配合和螺纹配合都是本领域中常用的技术手段，选择螺纹连接代替凹凸卡合连接是容易想到的，因而不具备创造性；观点 2：考虑不同技术效果，权利要求 1 具备创造性权利要求 1 用“螺纹连接”替代“凹凸卡接” ，这种替代取得了本领域技术人员在采用“凹凸卡接”连接时预料不到的技术效果：（1）.螺旋形结构起到了加强肋作用；（2）.增大了基杯与容器主体的结合力；（3）.缓慢施力的过程可减小狭缝破开所需操作力。虽然上述效果是替代后必然带来的，但对比文件没有给出启示要实现上述效果，因此，由此认定权
7、利要求 1 具备创造性。观点 3：考虑无反证排斥，权利要求 1 不具备创造性。虽然实现上述替代后具有三种技术效果，但一旦将螺纹结构应用到容器上后，必然产生这些效果。虽然对比文件 1 并未明确地启示采用螺纹连接结构，但同时也没有明确地排斥或引导本领域技术人员基于一定的理由回避“螺纹连接”的方式，故必然存在着无差别选用两种方式的可能性，这种选用无关乎创造性劳动，因此认定不具备创造性。上述三种观点在考虑技术效果时各有侧重，似乎都有一定道理，这使得创造性判断难以下定论，下面来看看欧洲和美国在类似情形下是如何规定的。三、国外可借鉴规定1、欧洲相关规定对于等效替代发明，EPO 对应为“等同手段”替换的发明
8、，在 EPO 申诉委员会确立的案例法中，申诉委员对于“等同手段”替换的发明，规定如下“在 T697/84,申诉委员会定义等同手段替换，如果两种手段基于同样的理念，采用相同的工作原理，取得了相同的技术效果， 则两者属于等同手段的替 换，如果两种手段采取了不同的实施例，虽然导致同类技 术效果但是产生的技术效果的 质量或者程度有所不同， 则这种手段并不属于等同手段的替换。技 术效果更好并非是必要条件，只要技术效果不同就能够证明具有创造性，即已经满足了充分条件，这是因为并非是效果本身具有可 专利性，而是通过该手段取得的技术效果使其具备创造性。 1对于预料不到的效果，EPO 认为：如果依据现有技术的发展
9、，将不可避免地会以 别无选择（如 单行道（one-way-street）情形）的方式出现该发明，此时预料不到的效果 仅仅是附带的奖 励式效果，不能用作 创造性争辩理由。在多种技术效果的情况下，必须确定哪种技术效果是关 键的，本领域更加希望获得的，哪种效果仅仅是偶然获得的，在确定 时需要采用现实的方法，在给定案件中考虑到这些效果技术性和应用性的相对重要程度。 2对于技术效果是否记载在说明书中对创造性判断的影响，EPO 认为：审查员在判断创造性时需要考虑的有关争辩意见或者证据既可以来自原始申请文件，也可以是申请人在审查过程中所提交的。然而，当涉及到支持创造性的新效果时必须十分小心。这样的新效果只有
10、在它被原始申 请所述的技术问题所 隐含或者至少与之相关的情况下才能予以考虑。 32、美国相关规定美国专利商标局于 2010 年 9 月 1 日就 KSR 案后的显而易见性问题公布新审查指南，即2010KSR 新指南 ，其中收录了 KSR 案后 24 件有关专利显而易见性的重要案例。最高法院认为，如果存在设计需求或市场压力来解决某个问题，而且存在有限数量的确定的可预测的解决方案，本领域技术人员会有理由去追求有限的已知选择，这样的发明是显而易见的。 43、日本相关规定如果发明是为解决一定的技术问题，均等物置换、与具体适用的技术相伴随的设计变更等，则属于本领域技术人员的通常的创造能力，当仅存在这些不
11、同的情况下，可推定发明不具创造性。如果发明中明确记载了被认定发明相对于发明相对于对比文件具有技术效果，那么在肯定发明具有创造性时起参照作用。即使被认定发明的技术特征与对比文件的技术特征相类似，一看就知道是各个对比文件的技术特征的组合，如果被认定发明所有的效果是不同性质的效果或者即使是性质相同的也是特别优越的效果，那么，发明将仍然被认定为具备创造性。另外从申请人的角度讲，如果说明书没有记载该区别的技术效果，如果本领域的普通技术人员能够从说明书和附图中推导出该效果，那么申请人可以在意见陈述书中对上述效果进行主张和举证，审查员应予参照。 4四、分析1、理论分析创造性判断理论中有一种审查标准较高的理论
12、， “如若不然”理论。在专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告中曾经提出， “建议在目前修改方案的基础上，将审查指南中的创造性审查标准向“如若不然”的思路倾斜，以适当提高发明高度” 5，其中的“如若不然”标准，就是指一项技术方案假如没有获得专利保护的期望和前景，也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以商业实施，那么对该技术就不值得授予专利权。也就是说无专利保护预期也可能出现的技术不具备创造性。这种判断标准理论较高，也加大了判断的主观性，但从专利法经济理论的专利引诱理论来看又具有一定的合理性。专利引诱理论认为：如果专利只授予受到专利制度而引诱而作出的发明，这将产生
13、社会净效益,这就是专利引诱理论，根据这一理论，专利垄断报偿只给予真正受到专利制度引诱而作出发明的人，而对于因市场驱动而做出的发明创造，不能授予专利权，因为这将增加社会成本 6。另外，从专利的较长保护期来看，也是不值得将这种价值不高仅凭市场和商业因素即将出现的技术授予专利权。上面的两种理论相同的之处在于都认同以下观点，由于商业或市场等因素将很快产生的技术不值得授予专利权。从这种观点出发，也可以得出类似于 EPO 关于奖励式效果判断中的“单行道”标准。即从发展来看，将不可避免地必然出现的发明，即使存在其他附加的技术效果，也仅将其视为奖励式的附加效果，而不会因此而使其具备创造性。从上述理论分析来看，
14、EPO 关于奖励式效果的“单行道”标准的规定符合专利引诱理论，通过将即将出现的技术排除在专利授权之外，来达到合理引导专利申请，引诱和激励更有价值的发明的作用。从这种意义上说，这一标准也适合当下我国科技水平快速提高，有利于改善人们对专利泛滥和质量不高的看法，有利于遏制专利丛生，恶意诉讼等给公共资源带来的浪费。另外，实际上这种观点已经变相纳入审查操作规程中，作为具有预料不到的技术效果具备创造性的排除，并给出了一个案例。但是，上述标准并没有明确引入专利审查指南 。2、案例的各观点分析观点 1 只考虑了替代和被替代特征相同的技术效果即连接，从而认定为等效替代。这种观点没有全面考虑不同的技术效果。虽然替
15、代特征具有同类的连接效果，但该观点 1 没有认识到这种替代既有预料不到的技术效果（1）和（3） ，也具有同类更优的技术效果（2） ，因此，这种观点，刻意回避了预料不到的技术效果和更优的技术效果，难以使申请人心悦诚服，甚至损害了申请人的利益。观点 2 片面强调从另一角度诠释的技术效果，没有具体分析其效果与主要技术效果之间的关系，巧妙的利用不同技术效果这一武器将原本明显即将出现的技术据为己有，长期独占，这在一定程度上损害了公众利益。观点 3 综合考虑了两方面的技术效果，但其观点“没有明确排斥回避” ， “无差别选用”也没有对申请人所争辩的“具有预料不到的技术效果”给予正面回应，这是因为申请人明确陈
16、述了具有的特殊效果，不属于“无差别选用” ，而“没有明确排斥回避”属于“有罪推定”并不能成其选用的理由。因此，这种评述方式也难以使申请人心悦诚服。在综合考虑上述三种观点并结合外国规定和上面的理论分析，笔者个人观点如下：笔者认为，对于申请人争辩的预料不到的三个技术效果，应该综合考虑。首先，先区分申请人提到的三个技术效果，效果（1）和（3）是与连接效果不太相关的技术效果，也即预料不到的技术效果；而效果（2）是螺纹连接相对于凹凸卡合在连接质量和程度上不同导致的附属的同类技术效果，即螺纹连接相对于凹凸卡合明显具有结合力大的效果。虽然发明导致同类技术效果连接效果，但其替代后产生的技术效果的质量和程度明显不同，如众所周知的，螺纹连接的结合力较大，属于连接功能中较优的选择，所以不能认定为是等效替代；进一步，连接方式替代后还产生了预料不到的技术效果（1）和（3） ，即加强肋效果和减小破开狭缝的操作力的效果。基于以上认定，笔者给出如下评述：权利要求 1 用“螺纹连接”替代“凹凸卡接” ，这种替代既产
