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1、论具体技术与抽象思想结合方式对发明可专利性的影响 毛翔 中南财经政法大学知识产权学院 摘 要： 抽象思想例外原则是专利法的一项基本原则。当一项技术方案涉及抽象思想与具体技术的结合时, 必须明确如何判断技术方案的可专利性, 在这一过程中, 应当脱离传统专利法以物质变化为基础的分析方法分析技术方案本身的可专利性。在抽象思想与具体技术的结合中, 应当以技术方案自身逻辑的考查为起点, 通过判断所涉及的抽象思想在方案中的角色, 区分抽象思想具体化的两种方式:抽象思想的实现与抽象思想的应用。在这种区分的基础上, 对技术方案的可专利性进行判断。关键词： 抽象思想; 可专利客体; 抽象思想的应用; 抽象思想的
2、实现; 作者简介：毛翔 (1982) , 男, 河北卢龙人, 博士研究生, 主要研究方向为知识产权法。收稿日期：2016-10-25Patent Eligibility of an Invention Depending on the Way by Which Abstract Idea was Combined with Technology SolutionMao Xiang Zhongnan University of Economics and Law; Abstract： Exception principle of abstract idea is a basic principl
3、e of the patent law. In the context of the combination of abstract idea and technical solution, we must determine how to determine the patent eligibility of an invention. We should break away from the traditional theory of patent law based on the physical nature of an invention so as to analyze elig
4、ibility of the technical solutions. There are two paths when abstract idea can be combined with technology solution: the implementation of an abstract idea and the application of an abstract idea. On the basis of this distinction, by analyzing the logic construction of the invention, the patent of t
5、he technical scheme is judged.Keyword： principle of abstract idea exception; eligible subject matter; application of an abstract idea; implementation of an abstract idea; Received： 2016-10-251 抽象思想例外理论概述抽象思想例外原则 (the principle of abstract idea exception) 是专利法理论中的一项基本原则。我国现行专利法律中, 并未有明确的抽象思想例外原则表述, 但
6、专利法中对于“智力活动的规则和方法”不可授予专利权的规定, 正是这一原则的体现;此外, 专利法将“科学发现”排除出可授予专利权的客体范围也体现了这一原则1。广义的抽象思想包括:自然规律、自然现象、智力活动的规则和方法2。在专利审查指南 (以下简称指南) 中, 对于不可授予专利权的自然规律、自然现象、智力活动的规则方法有较明确的界定3123, 这些内容有时并非是完全分开的, 比如电磁原理既包含了磁通量与电动势在一定条件下的对应关系, 又是一种能量转化的方法;同时在不可专利的原因方面, 三者也有相通之处。所以, 本文仍采用“抽象思想”这一总体概念进行论述。美国专利法中, 抽象思想例外是以司法判例形
7、式确立的, 是对可专利客体范围划定的例外情况。对于抽象思想可专利性分析的最早的里程碑案例是 OReilly v Morse 案4, 该案基本确定了抽象思想不可专利这一基本原则, 以及这一原则的一些理论基础。之后几十年里, 美国各级法院通过一系列案例, 逐步细化了这一原则, 著名的“三步曲案件” (Benson 案、Flook 案、Diehr 案) 基本确立了抽象思想例外原则的一些分析方法。2010 年的 Bilski 案中, 最高法院否定了联邦巡回上诉法院的“物质或转化” (machine-or-transformation) 原则, 但认可这是一种判断可专利客体的有用的线索之一。在 Alic
8、e 案中, 法院确立了可专利性判断的两步法, 即首先判断发明是否涉及了一种抽象思想, 如果是, 则再进一步判断发明是否包含使这一抽象思想变为可专利发明的元素, 如对某技术领域的改进等, 仅将某一抽象思想通过计算机来实施, 并不足以将抽象思想转变为可专利的发明5。这种判断方法在美国专利商标局 (USPTO) 于 2014 年 12 月发布的2014 关于专利主题适格性的暂行指南中得到了支持6。在 2016 年 5 月的 Enfish 案中, 联邦巡回上诉法院指出, 在进行两步法判断时应当结合说明书, 从整体上判断发明是否指向抽象思想, 而不能仅因为该发明中包含了一项抽象思想就否定其可专利性7。将
9、抽象思想排除出可授予专利权的客体范围之外, 一般而言, 出于以下原因:第一, 抽象思想一般不被认为是一种专利法意义上的技术方案。智力活动的规则和方法是用于指导人们进行思维、推理、分析和判断的方法, 有抽象性的特点, 不利用自然规律, 所以不能取得专利权8225。科学发现一般包括自然规律 (law of nature) 和自然现象 (natural phenomenon) , 由于发现的主要内容是揭露自然界中原已存在但尚未为人们所认认识的东西, 而非人们制造的前所未有的东西, 所以与发明是两个不同的概念, 因而不可专利8225。第二, 禁止对抽象思想进行专利保护是为了防止专利权人对此抽象思想获得
10、垄断权利, 从而对后来的创新活动形成阻碍, 或为后来的创新带来不必要的过高成本9。比如, 万有引力定律、相对论、焦耳定律等原理不仅是世界运行的基本规律, 更是几乎所有已知和未知的技术方案得以运转的基本前提, 假如有人可以对万有引力定律进行垄断, 则以后任何以重力存在为前提的机械都将落入这一专利保护的范围内, 这无疑是一种荒谬的结果。在 Benson 案中, 法庭认为专利权利要求造成了对数学公式的“全独占”, 因而在事实上成为一种抽象思想4。第三, 将抽象思想排除出可专利客体的范围是为了防止专利权人的权利请求所涵盖的范围远大于发明人所实际发明之物, 并使得其他运用了此相同的原理但与所涉专利并不一
11、致的发明也被纳入其中。也就是 Morse 案所说的“将一项他没能描述, 甚至根本尚未发明的方法和过程, 纳入其专有权的范围”10。然而, 我国有关法律并未将抽象思想完全排除出专利法保护的范围。抽象思想获得专利权的途径即为:与具体技术方案相结合。指南指出, 当权利要求中既包含智力活动的规则和方法, 又包含技术特征时, 不应当依据专利法第二十五条失去可专利性3124。虽然有此规定, 但指南仅要求权利要求中同时包含抽象思想与技术方案, 却并未明确要求抽象思想与技术特征的结合方式。在专利申请过程中, 对于二者结合方式的设计, 以及申请人、审查人员对二者结合方式的理解, 将对专利及其有效性产生影响。在
12、Enfish 案中, 美国联邦巡回上诉法律指出, 本质上, 任何发明都包含了某种自然规律或自然现象, 所以不应仅因发明包含了这些内容而否定其可专利性, 而是应当结合说明书, 从整体上进行判断7。从美国的相关案例中可以看出, 在具体技术与抽象思想结合的过程中, 不同的权利要求范围导致了申请案截然不同的命运。在 Mores 案中, 由于 Mores 的发明所涉及的具体技术方案是电报技术, 但在其权利要求第 8 项中, 却将电磁信号表示信息的机制纳入了保护范围, 因而被判定为对抽象思想的垄断而不可专利10。在 Benson 案中, 申请人提出的是在计算机中二进制数表示方法之间的转换方法, 虽然与计算
13、机技术相结合, 但由于这一技术在其他领域中并无应用的可能, 因而如果使之获得专利权保护, 则在事实上将造成“独占了这一抽象思想的全部”这一效果, 因而被认为是不可专利的11。在 Flook 案中, 涉案发明运用了催化反应中更新报警值的公式, 虽然申请人将此公式的应用限制在了化工领域, 但法院认为, 由于公式是这项发明人唯一的新颖点, 而这一新颖点是不可专利的抽象思想, 所以此方案并不属于可专利客体12。在 Diehr 案中, 由于发明人的发明是橡胶硫化的方法, 而涉案的公式硫化温度和出模时间的关系并不影响这一方法在整体上属于可专利的发明, 因而与 Flook案相区别13。2013 年的 Ali
14、ce 案直接将对象指向了计算机软件, 申请人的发明是一套用于防控交易风险的系统, 该系统通过建立交易的第三方以确保交易双方对义务的履行5, 申请案中方法权利要求并未明确提及电脑设备, 但其步骤只有通过电脑才能实施14, 最高法院认定其风险管控的方法是一种抽象思想, 而仅仅通过计算机系统对其加以实现并不能使之具有可专利性5。在上述案件及后续的众多案件中, 法院和申请人对具体技术方案与抽象思想的划分原则进行着不断的试探, 虽然其中的一些结论和思路已经被后来的理论或判例所否定, 但仍确立了抽象思想例外原则的一些基本分析: (1) 一个抽象思想本身不可被授予专利权; (2) 无关紧要的常规事后手段 (
15、postsolution activity) 不可使得抽象思想变为可专利客体; (3) 当判断一项技术方案是否可专利时, 应将其作为一个整体进行考查; (4) 将抽象思想限制在某一个领域, 则不可使之成为可专利客体2。2 抽象思想具体化的谬误:物质状态改变论的陷阱抽象思想的具体化, 即是将自然规律、自然现象、智力活动的规则和方法与具体技术相结合, 使得整个技术方案具有可专利性。由上文可知, 在抽象思想具体化的过程中, 抽象思想与具体技术的结合方式将影响这一方案的可专利性。在以往的分析和案例中, “物质状态的改变”往往成为论证某一项与抽象思想相结合的技术方案可专利性的基础。本节拟以计算机软件为例
16、, 分析这种论证方法的缺陷。当涉及计算机软件发明时, 软件在两个层次上表现为抽象思想:一是任何计算机软件, 其赖以实现的程序算法本质上属于抽象思想;二是某特定计算机软件, 其所要达到的功能可能是为了实现某种流程或结果, 而这一流程或结果在一定程度 (全部、部分或做为某一其他流程的一个环节) 上被划归为抽象思想。笔者设计了如图 1 软件概念层级塔图来说明这种区分 (值得注意的是, 这里塔图的4 层并非一套软件的 4 个组成部分, 而是对计算机软件在不同层次上的解读, 每一层均为软件内容的全部) 。图 1 计算机软件概念 下载原图在第一层面中, 计算机软件可专利性的最大障碍在于程序作为一种算法 (实际上, 计算机软件与计算机程序并非同一概念, 但一般认为, 计算机软件包括程序和文档, 其中主体为程序, 因而此处并无必要加以区分) , 与数学公式的紧密联系。任何计算机程序, 在本质上都可以拆解成一系列微观的算
