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1、商业秘密知识产权案件若干问题研究江苏省高级人民法院民三庭 CCNo. 3 Civil Division, Jiangsu High Peoples Court【专题名称】民商法学【专 题 号】D412【复印期号】2010 年 06 期【原文出处】法律适用(京)2010 年 2/3 期第 157162 页【英文标题】Study on Legal Issues in IPR Cases Relating to Trade Secret【作者简介】撰稿人：江苏省高级人民法院民三庭法官宋健、顾韬。一、侵犯商业秘密纠纷案件的审理思路在知识产权领域，与著作权、商标专用权和专利权等权利不同，商业秘密因不具备
2、法定权利外观，由权利人自己持有，因此，商业秘密案件在权利存在、权利归属、权利内容和保护范围的确定以及侵权构成等方面具有不同于一般知识产权案件的特殊性。商业秘密案件只有在权利存在以及权利归属已经确定的情况下，才能认定侵权构成与否。审判实践中，客观上存在对商业秘密案件审理思路把握不够准确，理解上存在偏差的情况。如有的案件在开庭审理时忽视对原告主张的商业秘密是否成立进行审查，而是直接审查被告是否采用不正当手段获取、使用了原告的信息。因此，审理侵犯商业秘密案件，首先要解决的就是审理思路问题，这是确保案件审判质量的前提。侵犯商业秘密案件一般应当遵循逐段审理的规则，即应当遵循“权利存在确权侵权”的司法认知
3、逻辑。首先，应对原告是否有权就该商业信息主张权利、该商业信息是否符合商业秘密构成要件进行审查和认定；其次，在商业秘密成立且原告有权主张权利的前提下，对被告是否实施了侵权行为进行审查和认定；最后，在认定被告构成侵权的情况下，确定被告应承担的民事责任。二、商业秘密构成要件中“不为公众所知悉”和“保密措施”的认定标准及方法（一）要求原告明确其商业秘密的范围，即明确秘密点要求权利人首先明确其商业秘密的范围即明确秘密点，是为了准确划定权利人主张其商业秘密的权利边界，这是权利人寻求司法保护的前提和基础。无论是技术秘密案件还是经营秘密案件，都存在明确秘密点的问题。技术秘密案件的秘密点是指具体的技术方案或技术
4、信息；经营秘密案件的秘密点是指区别于相关公知信息的特殊客户信息等经营信息。而技术秘密案件秘密点的确定最为复杂。因为此类案件原告在起诉时往往会圈定一个很宽泛的技术秘密范围，因涉及复杂的技术问题，故秘密点的确定过程往往很复杂且当事人争议极大，一般需要经过若干次质证或庭审才能最终确定。究其原因：一是原告出于尽量扩大保护范围的需要，有意将公知信息纳入技术秘密的保护范围；二是原告出于对反不正当竞争法相关规定不熟悉，误将公知技术纳入技术秘密范围一并主张权利；三是原告的诉讼代理人因缺乏专业技术背景，对技术秘密的内容陈述不清，等等。如挪赛夫玻璃钢公司诉耐波特船舶设备公司侵犯技术秘密纠纷一案（以下简称挪赛夫商业
5、秘密案）， 原告主张被告采取不正当手段获取其玻璃钢救生艇制造技术，并主张全部玻璃钢救生艇制造技术均属于技术秘密。在审理中，法庭在秘密点的含义及范围确定问题进行了反复释明，类似情况在技术秘密案件审理时常出现。如果依循原告的诉讼主张，显然会产生三个不利后果：一是原告诉请保护的商业秘密范围被不当扩大；二是很可能仅因原、被告使用了相同公知技术而不当认定被告侵犯了原告的商业秘密；三是如果不要求原告就其商业秘密范围作合理缩减，而全部交由鉴定机构进行鉴定，势必造成鉴定工作量无限增加，影响案件的审判效率。我们在实践中一般采取以下做法解决技术秘密案件中秘密点确定难的问题。1.原告主张技术信息构成商业秘密的，应列
6、明其中构成技术秘密的具体内容，并将其与公知技术信息予以区分。如：原告主张设计图纸或生产工艺构成技术秘密，应具体指出设计图纸或生产工艺中的哪些内容、环节、步骤构成技术秘密。原告如果坚持主张全部技术信息均构成商业秘密，应明确该技术的具体构成及全部信息构成商业秘密的具体理由。一般而言，经过法官的反复释明，并结合被告的抗辩意见，原告的技术人员经反复讨论、筛选、甄别，最终会将原先范围很大的秘密点逐渐予以明晰并合理缩减。如挪赛夫公司商业秘密案件中，原告最终将其商业秘密保护范围由“整个玻璃钢救生艇的制造技术”缩小到“包括船舶铺层图在内的八项制造技术及其之间的组合”，并在此基础上经质证确定了技术鉴定的内容。2
7、.要求原告一般应在质证或庭审证据交换结束前明确商业秘密的基本内容，在法庭辩论开始后不得变更其主张的商业秘密内容。在审理侵犯技术秘密案件时，因证据材料较多，需要组织当事人就各自使用的技术情况进行庭前证据交换。为防止原告通过证据交换不当利用所掌握的对方技术来扩张自己技术秘密范围，法庭必须在证据交换前，明确限定原告明确秘密点的时点即一般在证据交换结束前。证据交换结束后，原告将对方当事人提供的经营信息、技术信息作为自己商业秘密内容，请求扩大其秘密点的范围，一般不予准许，除非原告有证据证明该信息原本属其所有。如：原告诉被告窃取其一项关于农药生产工艺的商业秘密，被告抗辩称其生产工艺与原告不同，并提供了相关
8、工艺流程。经比对，原告的生产工艺内容为A，被告为 AB。此时原告如无充足的证据和理由，不得以诉讼准备不足等为由，要求将 B 增加到其主张的秘密点中。（二）原告应对“不为公众所知悉”负证明责任，但可根据具体案情，适当降低证明标准最高法院审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（以下简称不正当竞争解释）第 9 条第 1 款规定：“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉或容易获得，应当认定为反不正当竞争法第 10 条第 3 款规定的不为公众所知悉”。“不为公众所知悉”作为消极事实，不仅理解难度大，证明难度也较大。长期以来，实务中的主导性观点是如果被告以原告主张保护的信息不具有秘密性抗辩，应当由
9、被告承担相关信息已经为公众所知悉的证明责任，即实行举证责任倒置。 我们理解，实务中形成的对“不为公众所知悉”要件实行举证责任倒置的观点，原因在于原告起诉时通常提供了“接触加相似”的初步证据，容易使法官产生一定的内心确信，因此，法院往往直接判令被告对其秘密性抗辩承担举证责任，以有效降低案件审理的难度。但是，也有观点认为，法院要求“被告负有证明其使用原告商业技术秘密合法性的责任”，“对原告的举证责任要求过于轻松，而对被告过于苛刻，因为这实际上是将商业秘密当作方法专利去保护，而这两者之间实际上存在根本性区别。很可能在举着保护原告商业秘密旗帜的同时，却由于强令被告披露自己的秘密信息而实际损害了被告的商
10、业秘密。” 对此，我们的观点如下。1.商业秘密案件中，就“不为公众所知悉”要件的成立，证明责任仍在权利人。根据目前在证明责任分配理论中占主流地位的法律要件说的观点，证明责任应依据以下原则进行分配：“主张权利存在的当事人应当对权利发生的法律要件存在之事实承担证明责任；否认权利存在的当事人应当对妨碍权利的法律要件、权利消灭的法律要件或权利限制的法律要件之存在的事实承担证明责任”。 具体到商业秘密案件中，“不为公众所知悉”这一要件属于商业秘密是否成立的基础性事实，理应由权利人举证。如果在原告未提供证据证明其商业秘密成立的情况下，要求被告必须证明原告商业秘密不成立方能免责，则不仅对被告人显失公平，也与
11、通行的证明责任理论相冲突。不正当竞争解释第 14 条也明确规定：“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任”。显然，司法解释未采纳有关设定商业秘密举证责任倒置制度的建议。而对于侵犯商业秘密的举证责任，仍应当按照民事诉讼法规定的“谁主张谁举证”的原则和最高法院关于民事诉讼证据若干规定的有关举证责任的一般规定等办理。2.通过司法鉴定手段来解决权利人举证难的问题。在确定原告应就“不为公众所知悉”要件承担举证责任的前提下，对于复杂的技术信息，可通过司法鉴定方式就是否“不为公众所知悉”进行
12、判别，由所属领域技术专家给出鉴定结论，这也是目前审判实务中通行的做法。3.可根据案情，适当降低权利人对“不为公众所知悉”要件的证明标准。对于因技术手段限制导致司法鉴定无法作出明确结论，或涉案标的额不高、技术不复杂，而技术司法鉴定费用成本过高、鉴定周期过长致使鉴定无实际意义，如严格适用“高度盖然性的证明标准”可能有失公平时，可以结合原告提供证据情况和被告提供反驳证据情况，适当降低权利人的证明标准，即将原告的证明标准调整为“盖然性占优势”。 如原告向法院提供了署名的技术图纸、工艺流程等技术资料、技术专家研发技术过程的说明等证据，介绍了相关技术背景，具体说明其主张的技术信息与公知技术相比存在的区别点
13、，以及具有何种进步等，而被告仅停留在口头反对，并未提供令人信服的反驳证据或理由，则可以认定原告所主张的商业秘密成立。适当降低权利人的证明标准，其积极意义在于合理确定了商业秘密案件的证明标准尺度，即有利于促进双方当事人的举证积极性，有利于查清明案情，同时也未对权利人课以过重的证明责任，有利于加强对商业秘密的保护。（三）以有效性、可识别性和适当性为标准对“保密措施”进行审查不正当竞争解释第 11 条第 1 款、第 2 款、第 3 款规定了如何审查保密措施。有专家提出，“审判实践中，应从以下几个方面对保密措施进行审查。1.有效性。要求原告所采取的保密措施能够发挥相应作用。一般情况下，我们以他人不采取
14、不正当手段或不违反约定就难以获得该项秘密作为判断保密措施是否有效的标准。2.可识别性。要求原告采取的保密措施，足以使全体承担保密义务的相对人能够意识到该信息是需要保密的信息。一般来说，权利人应当采用明示的方式，使得有可能通过正当渠道接触到该信息的相对人能够意识到该信息是需要保密的信息。3.适当性。要求保密措施与该信息的保密需求相适应。这就需要根据案件具体情况进行具体判别，一般情况下，适当性并非要求保密措施做到万无一失。只需达到他人在未经权利人许可情况下，取得该项信息存在一定难度即可，著名的美国杜邦案即确立了适当性规则”。审判实践中，就保密措施是否合理主要存在以下两个争议。第一，一般性保密条款和
15、保密规章等能否构成有效的保密措施。即员工签署的保密条款或保密规章等对保密事项的规定过于笼统，未明确载明保密范围和内容。实务中大多倾向于此类保密措施，因缺乏保密的具体内容，与权利人主张的商业秘密不具备对应关系，不能认定权利人采取了合理的保密措施。但也有相反意见认为，采取保密措施是权利人具有保密意思的重要体现，也是认定被告是否具有主观恶意的前提。法律所干预的是不诚信的窃取、泄密及使用他人商业秘密的行为。即使只是笼统地规定员工的保密义务，但员工作为公司的内部人员应当知晓相关规定，在相关信息能够符合商业秘密的其他构成条件的情况下，应当认定公司已经采取了合理的保密措施。 我们赞同后一种观点。关于对保密措
16、施的要求不宜过于苛刻，还体现在对董事、经理等公司高管保密义务的要求上。在因董事、经理等公司高管跳槽所引发的侵犯商业秘密案件中，被告往往提出公司未采取合理保密措施的抗辩，如未就涉案信息制定专门保密规定等。我们认为，公司法第 148 条明确规定：“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。”公司高管特别是董事长、总经理，应当知晓哪些信息属于公司的商业秘密，且应当采取有效措施加以保护。“因此，当公司高管违反忠实义务，明知涉案信息属于公司商业秘密，能够给公司带来竞争优势，却在离职后擅自使用，就应认定构成侵权。因为即使保密措施不够完善，也是公司高管未尽忠实义务和勤勉义务所致。第二，“事后补救”的保密措施是否有效。即权利人在信息形成的一段时间后才采取保密措施。对于“事后补救”的保密措施，实务中曾经存在较大争议。反对者的观点是，在不能排除补救之前涉案信息已经为第三人掌握的情况下，认定补救后的保密措施有效是很危险的。但近年来的实践形成了以下较为一致的观点，即在
