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1、 涉外定牌加工的商标侵权认定- 以上海高院 “Jolida”商标侵权判决i 为例作者：上海大邦律师事务所 吴鹏彬律师上诉人（一审原告）：上海申达音响电子有限公司被上诉人（一审被告）：玖丽得电子（上海）有限公司一审法院：上海市第一中级人民法院 二审法院：上海市高级人民法院一：案例简介原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于 1998年 3 月 28 日获得“Jolida” 图文商标注册，核定使用商品第 9 类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。 2008 年 8 月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器 98 台，商品上标注“Jo
2、lida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida” 图文组合商标，原告持有 “Jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，但原告股东后变更为其他主体，在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司即已在美国注册并使用“Jol
3、ida” 图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。其判决
4、认为： （1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第 8 条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的
5、定牌加工关系。（2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在
6、产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。二，法规链接商标法第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标
7、并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答(已于2006 年废止) 第 13 条问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权? 答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。三，案例评析上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。在涉外定牌加工中，
8、如何界定加工者的行为是“贴牌加工”？“ 贴牌加工”行为如何才能认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威（指最高法院层面的判决或文件）定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点。最早引起对这个问题讨论的案例是发生在深圳的耐克案，该案案情为：2000 年 3 月至 5 月间，西班牙 CIDESPORT 公司（下称西班牙公司）委托浙江一进出口公司（下称浙江进出口公司）和嘉兴市一服装厂（下称嘉兴服装厂）生产耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等，该西班牙公司在西班牙拥有 NIKE 商标，注册类别是第 25 类（运动服装）。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关，嘉
9、兴制衣厂负责加工。2000 年 8 月 12 日，浙江进出口公司通过深圳海关报关出口，美国耐克公司于 2000 年 8 月 19 日向深圳海关申请扣留这批服装，之后美国耐克公司向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、平湖服装厂停止侵权，并赔偿损失。西班牙公司提出，其向中国公司提供的耐克商标是其在西班牙注册的耐克商标，在西班牙，耐克商标的合法持有者是该西班牙公司，其让中国进出口公司和制衣厂定牌加工生产耐克服装是完全符合国际贸易的常规的，而且该批服装也只是在西班牙销售，并不在中国销售。嘉兴服装厂称，服装厂只是来料加工，耐克商标的标识也是由西班牙公司提供，服装加工后全部销往西班牙，
10、而且西班牙公司也提供了耐克商标的合法来源，故其不应当承担法律责任。深圳中级人民法院经过长达二年的审理，作出判决，判决认为：耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，在同一种商品或类似商品中使用注册商标相同或者近似的。西班牙公司虽然在西班牙拥有注册商标专用权，当时基于商标的地域性，美国耐克公司的商标受中国法律的保护。据此，法院依据我国商标法第 52 条之规定，判决西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂共同构成侵犯美国耐克公司的商标专用权，判决三被告停止侵权，西班牙公司赔偿损失 20 万元，浙江进出口公司赔偿 4 万元，嘉兴服装厂赔偿 6 万元，西班牙公司对
11、浙江省进出口公司和嘉兴服装厂的赔偿责任承担连带责任。此判决作出后，引来较多质疑，主要认为，定牌加工系单纯的生产贴牌行为不构成商标法意义上的“商标使用” ；其次，这里的产品全部直接出口，并不在中国境内做任何的销售，因此不存在混淆的可能，不应认定为商标侵权。但是，广东法院认为这种行为亦为侵权。依据中国知识产权报 2009 年 2 月份一篇法院认定贴牌加工 侵权需赔偿之报道，在广州绿色盈康生物工程有限公司诉广州真和药业公司等商标侵权案中，其同样判决被告等构成侵权。依据该篇报道，此案案情为：广州真和药业有限公司（下称真和公司）先后于 2001 年 5 月、2002 年 5 月分别获得药品生产许可证和药
12、品 GMP 证书。2002 年 4 月，真和公司与盈康科技控股国际有限公司（下称盈康公司）签订产品出口合同，接受委托对盈康公司提供的灵芝孢子粉及胶囊进行包装加工，加工商品胶囊上印有“ENHANVOL” 字样，胶囊加工完成后由盈康公司在香港进行销售。2004 年 3 月，广州绿色盈康生物工程有限公司（下称绿色盈康公司）以“盈康公司未经许可，委托真和公司在大陆地区加工制造印有“ENHANVOL”商标的同类商品活灵芝孢子粉胶囊，并在香港销售；加工被控侵权商品的协议书之签订及销售等工作均由香港居民钟志强负责，钟志强也是本案收益者；盈康公司、真和公司与钟志强的上述行为共同侵犯绿色盈康公司的注册（“ENH
13、ANVOL”英文文字商标，2002 年 12 月 28 日获核准，注册号为第 1967775 号，核定使用商品为第 30 类，使用范围包括非医用营养胶囊等类别。）商标专用权，应承担共同侵权责任” 为由向广州市中级人民法院起诉，要求三被告共同赔偿经济损失约200 万元，并在媒体上公开赔礼道歉等。广州一审判决：盈康公司未经许可使用绿色盈康公司注册商“ENHANVOL”的行为均构成对绿色盈康公司权利的侵犯。盈康公司未经绿色盈康公司许可，委托真和公司在中国大陆地区加工与绿色盈康公司注册商标核定使用类别相同的商品上使用绿色盈康公司注册商标“ENHANVOL”，共同侵犯了绿色盈康公司的注册商标专用权，应承
14、担相应的停止侵权、赔偿损失等民事责任。于是作出一审判决，判令盈康公司、真和公司立即停止侵权行为，盈康公司赔偿绿色盈康公司经济损失 48 万元，真和公司赔偿 2 万元。一审判决后，盈康公司向广东省高院提起上诉，上诉理由之一即为：所有产品全部用于出口，不在中国大陆地区销售，不会对中国大陆地区的相关公众造成混淆，并进而导致误购误认。广东省高院二审判决：盈康公司的行为构成侵权。此外，被控侵权商品全部用于出口，并未在中国大陆地区销售，绿色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行为遭受直接或间接损失。而绿色盈康公司为制止侵权、恢复权利而支出了律师费、调查取证费等费用，应该得到适当赔偿。维持一审中关于盈康公司、真
15、和公司立即停止侵权等判决事项，盈康公司一审赔偿判决项目变更为赔偿绿色盈康公司为制止侵权而支出的合理费用 15 万元。很显然，广东法院的观点是，商标法第 52 条第一款规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成商标侵权，定牌加工及出口行为发生在中国境内，属于对商标的使用行为即应被认定为侵权。与广东法院看法不同的是，北京高级法院曾在 2004 年 2 月 18 日京高法发200448 号 北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答5第 13 条通过问答方式对此予以明确阐述 问：受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权
16、利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权? 答：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。不过，2006 年 3 月，北京高级法院对此解答予以了废止，在修订后的解答中，其删除了原 13 条，而仅保留了“ 承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。” 的条款。此举是表明北京高院推翻了之前的观点，还是希望将这个问题留待个案解决？在 2009 年 1 月 7 日至 9 日召开的“知识产权审判如何应
