在先使用商标的保护

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1、 1 在先使用商标的保护 张玉敏 西南政法大学 教授 在先使用商标的保护 张玉敏 西南政法大学 教授 2001 年 10 月 27 日修改的新商标法在整体上较原来的商标法有 了很大的进步， 特别是明确规定了先使用并已有一定影响的商标不允 许他人以不正当手段抢先注册， 充分体现了商标法反对不正当竞争的 立法原则和目的。这一规定的贯彻实施，将从根本上解决我国长期以 来存在的恶意抢注他人商标的问题，对于维护公平竞争的市场秩序， 保护诚实经营者的正当权益，无疑将发挥重要的作用。 一、对先使用商标提供的保护 商标法通过对商标注册的禁止性规定和对注册商标撤销条件的 规定，对先使用商标给予保护。 (一)注册

2、程序对在先使用人的保护。 商标法第 31 条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先 权利， 也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商 标。”已经使用的商标如果被他人抢先申请注册，先使用人可以按照 商标法第 30 条和 33 条的规定，自初步审定公告之日起 3 个月内， 提出先使用的证据和理由，向商标局提出异议，要求驳回申请人的申 请。如果商标局认为异议的理由成立，应作出驳回申请的裁定，先使 2 用人即可以自己的名义申请注册。如果商标局裁定驳回异议，先使用 人可以自收到通知之日起 15 日内向商标评审委员会申请复审。对商 标评审委员会的裁定不服的，还可以自收到通知之日起 30

3、日内向人 民法院起诉，由人民法院按诉讼程序作出最后的决定。 (二)注册商标争议程序对在先使用人的保护。 如果先使用人没有在法定的异议期间提出异议， 注册申请已被核 准，先使用人(商标所有人)或利害关系人还可以按商标法第 41 条的 规定，自注册之日起 5 年内，请求商标评审委员会裁定撤销该商标注 册。对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起 30 日 内向人民法院起诉。 综上所述，商标法对先使用商标的保护，具体表现为不允许他人 将先使用的商标抢先注册，如果已被抢先申请注册，先使用人可以依 法定程序请求驳回申请，已经注册的，可以请求撤销注册。 二、保护先使用商标的理由和意义 商标是商业

4、活动的标志， 其基本作用是区别不同的经营者提供的 商品或服务，以方便消费者选购商品和服务，同时保护诚实经营者的 正当利益，维护经济秩序，并间接促进商品和服务质量的提高。商标 只有通过在商业活动中的使用，才能为消费者所认识，其区别作用才 能得到正常发挥，并进而建立信誉。一个通过使用已经产生了一定影 响的商标，不仅已经凝聚了商标所有人诚实经营的心血和信誉，成为 3 商标所有人重要的无形资产， 而且已经成为消费者选购商品和服务的 标志。这样的商标如果任由他人抢注，不仅是对商标所有人经营信誉 的掠夺，也是对消费者的欺骗，因为消费者按照他所熟悉的商标所选 购的商品却不是他所熟悉和希望的商品，而抢注者通过

5、注册却可以 “合法”地侵占他人所创造的市场信誉，获取不当利益。因此，对已 经使用并有一定影响的未注册商标给予保护是维护公平竞争的市场 秩序、保护消费者利益的需要。 从历史的角度看，商标保护的原始依据就是使用。当商品经济发 展到一定程度以后，商人们便开始在商品上使用标记标示自己的商 品，借以建立信誉，开拓市场，并且，这种标记受到道德和习惯的保 护。也就是说，商标保护远远早于商标立法，在没有商标法的漫长的 历史发展过程中，商标保护的依据不是注册，而是商标在使用中所建 立起来的识别作用和信誉。 只是到了现代， 由于商品交换规模的扩大， 注册制度才被引入到商标保护中来， 并发展出两种不同的商标保护制

6、度商标权通过注册取得和通过使用取得。 近年来由于商标保护领 域不正当竞争的加剧， 原来采取纯粹注册取得原则的一些国家转而采 取注册和使用都可以取得商标权的商标保护原则。这次商标法的修 改， 针对原商标法绝对的注册取得原则的弊端和大量的商标抢注行为 给经济生活造成的危害， 明确规定不允许以不正当手段抢注他人已经 使用并有一定影响的商标，不仅有利于发展国际贸易，而且有利于保 护我国企业的商业利益。 4 三、如何认定“有一定影响的商标” 商标法第 31 条和 41 条的贯彻实施， 有赖于对“已经使用并有一 定影响的商标”的正确认定。对此，商标法并未提出一个可供参考的 条件，需要法官、商标管理工作者和

7、理论研究工作者认真总结实践经 验，并参考外国的立法和司法经验，提出一些原则性的意见以指导实 践。我们认为，认定已经使用并有一定影响的商标，可以参考认定驰 名商标的立法模式，即不规定标准，而只规定应当考虑的参考因素， 而且， 认定驰名商标的参考因素原则上可以用于认定有一定影响的商 标。具体来说，这些因素是：第一，相关公众对该商标的知晓程度; 第二，该商标使用的持续时间;第三，对该商标进行宣传的时间、地 域范围和程度;第四，其他有关因素。因为驰名商标和有一定影响的 商标都是有影响的商标，只不过影响的范围和程度有所不同而已。例 如，相关公众的知晓程度，对于驰名商标来说，知晓的范围和程度应 当高于有一

8、定影响的商标， 驰名商标起码应当在全国范围内为相关公 众知晓，而只在一省、数省为相关公众知晓的商标则不妨认定为有一 定影响的商标。再如关于商标使用的时间以及宣传的时间、程度和地 域范围，有一定影响的商标的要求也应当比驰名商标低。综观商标法 的指导思想和第 31 条的规定，法律要求商标注册申请人应当遵守诚 实信用原则， 不能将明知或有充分的理由应知是他人已经使用的商标 拿来作为自己的商标申请注册。因此，有一定影响的商标的标准不应 过高。 5 有一定影响的商标的认定是新商标法上的一个重要问题， 以上意 见意在引起讨论，并非要确立什么标准。如果有什么标准的话，也只 能在充分讨论中产生。 四、商标所有

9、人的撤销权消灭以后怎么办 按照新商标法的规定，有一定影响的商标如果被他人抢先注册， 商标所有人可以自注册之日起 5 年内请求商标评审委员会裁定撤销 该注册商标。也就是说，如果商标所有人没有在 5 年之内请求撤销 该商标注册，则撤销权消灭，注册的效力便无可争议。这意味着有一 定影响的商标的所有人，在他人将该商标抢先注册以后，仍然有权使 用其商标，如果注册人控告其侵权，所有人可以以在先使用抗辩，并 可进而请求撤销该注册，而由自己注册。如果商标所有人在 5 年以 内没有行使撤销权，注册的效力无可争议之后，已经有一定影响的商 标的所有人还能不能继续使用其商标?如果可以继续使用，如何解决 混淆的问题?如

10、果不可以继续使用， 其理由何在?对这些重要的问题新 商标法都没有规定，这不能不说是这次商标法修改的一个遗憾。 我们认为，有一定影响的商标的所有人的撤销权消灭以后，应当 允许其在原来的使用范围内继续使用该商标， 注册人不能禁止商标所 有人的使用，也就是说，这种情况下会出现注册商标和未注册商标的 并存使用。法律应当承认这种并存使用，不过从保护消费者利益出发 考虑，法院或主管机关应当有权责令有关当事人采取适应措施，将各 自的商品和服务区别开来。道理很简单，既然先使用人在商标被注册 6 后 5 年内可以使用， 那么， 经过 5 年以后， 该商标的影响通常会更大， 更没有理由禁止其使用。如果规定注册 5

11、 年以后，注册人便可以禁止 先使用人继续使用其商标，则可能被注册人恶意利用在 5 年以 内发现他人使用与自己的注册商标相同的商标而不加以制止， 5 年以 后再加以制止，甚至追究所有人的侵权责任。这实际上是对他人经营 信誉的另一种侵占。从国外立法来看，注册人也不能禁止在先使用人 继续使用其商标。美国商标法第 7 条规定，一个无可争议的注册商标 的权利人， 也无权禁止在其申请之前已经合法使用的商标在已经使用 的地区继续使用。德国商标法第 22 条也明确规定，当撤销在后商标 注册的请求被驳回后， 在先使用人无权禁止在后注册商标在注册的商 品或服务上使用，反之，注册人也无权禁止在先使用人的使用。其他

12、如意大利等国的商标法也都有类似规定。 这样规定的出发点和目的是 为了维护公平竞争。 值得讨论的问题是，其一，当商标注册不可争议之后，是否应对 先使用商标继续使用的范围加以限制;其二，如何防止混淆以维护消 费者的利益。 关于第一个问题，答案应当是肯定的。因为禁止抢先注册他人在 先使用并有一定影响的商标，是对在先使用人的有限保护，其主要目 的是使在先使用人有机会行使撤销权， 撤销不当注册， 而由自己注册。 如果在先使用人在 5 年的时间内怠于行使自己的权利，为了维护注 册的稳定性，保护注册人的正当利益，在先使用人因在先使用而产生 7 的权利即应受到限制。 这种限制表现为两个方面： 其一， 撤销权消灭， 即不得再撤销在后注册的商标;其二，继续使用其商标的权利受到限 制，即只能在其已经使用的范围内(包括地域范围和使用的商品或服 务的种类)继续使用而不得扩大。这是在先使用人怠于行使权利所应 承担的不利后果。 在先使用人在原使用范围内继续使用其商标的权利 可以称之为先用权。 关于第二问题，参考美国商标法的规定，可由法院或商标管理机 关根据实际情况责令在先使用人在使用商标时以显著标志与注册人 的商标加以区别，例如以显著方式标明产地和企业名称等。 出处:知识产权法学，中华商标2002 年第 2 期