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1、中国国情下的专利运营,李中奎,北京同达信恒知识产权代理有限公司,2,中国国情下的专利运营,专利的基本概念 对他人专利的利用 失效专利的利用 专利文献对研发的启示 对自己专利的利用 专利申请 专利挖掘 专利无效与诉讼 专利运营与企业利润的实现,3,1.专利的基本概念,专利是专利权的简称。它是指一项发明创造,即发明、实用新型或外观设计向国务院专利行政部门提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。 专利，即专有利益之意，具体是指技术发明人通过专利申请程序对其所发明的技术获得专利权后，可以在一定时间内，对该技术拥有实施和获取收益的垄断权利。但该专有利益
2、的获取，必须以获得对该技术的实质和全面专利保护为前提。,4,1.专利的基本概念,专利的类型 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。,6,1.专利的基本概念,外国专利申请 外国专利申请的意义 外国专利申请的途径 巴黎公约与pct途径 优劣势分析 PCT专利国际申请 VS. “国际专利”,7,2.对他人专利的应用,失效专利技术的直接应用 专利文献对研发的启示,8,2.对他人专利的应用,失效专利技术的
3、直接应用 专利权失效/无效信息的获取 技术切入时间点的选择 注意事项,9,2.对他人专利的应用,专利文献对研发的启示 TRI,10,对自己专利的运营,11,3.专利申请,申请专利的目的 技术保护 企业或产品宣传 技术公开 专利讹诈与专利对抗 其他目的,12,专利申请的程序,13,3.专利申请,专利申请的策略 申请发明还是实用新型 同日申请发明和实用新型 是否提前公开,14,3.专利申请,发明和实用新型专利的主要差别: 保护期限不同 两者对创造性的要求不同 两者的审查授权程序不同 两者获得专利授权的时间不同 未授权情况下的公开情况不同 两者的维权程序不同,3.专利申请,专利法第九条规定：同样的发
4、明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。 规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。,3.专利申请,同样的发明创造 发明与发明、发明与实用新型、实用新型与实用新型、外观设计与外观设计 发明与外观设计、实用新型与外观设计 权利要求书的内容进行比较。 产品与方法 权利要求保护范围仅部分（技术方案）重叠不属于。 数值范围 技术方案 V
5、S.权利要求 是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。,3.专利申请,同一申请人同日就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。 例外的是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。 “同一申请人” 是否包括部分相同的情况。 先获得的实用新型专利权在发明专利申请公开后、被授予专利权之前终止的情况。（登记公告日）,3.专利申请,这一规定为申请人对发明专利授权进行努力提供了制度保障。 对发明专利申请的审查意见答复的影响。 发明专利的授权周期的延长对这
6、一发明创造权利的维持费用的影响。 发明与实用新型专利权对创造性要求的差别对权利稳定性的影响。,19,3.专利申请,提前公开的利 提前公开的弊,20,4.专利挖掘,专利挖掘 就是从一大堆的研发成果中找到可以申请专利的点，为专利申请程序奠定技术基础的过程。,21,4.专利挖掘,专利挖掘的对象 技术方案 专利法所称的技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思，是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案，是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案。,22,4.专利挖掘,技术方案的分类 产品 全新的产品 在别人产品的基础上改进的产品 结构构造改变、材料改变
7、已有产品组合而成的产品 方法 新产品的生产制备方法 已有产品的新生产方法,23,4.专利挖掘,可申请专利的研发成果的典型特点： 采用的技术实现过程与现有技术不同； 取得的技术效果比现有技术有进步； 解决了现有技术没能解决的技术问题。,24,4.专利挖掘,常见的专利方案类型 开拓性发明 组合发明 选择发明 转用发明,25,4.专利挖掘,专利挖掘的主体 进行专利挖掘的主体，必然是对技术背景、技术研发现状都非常了解的人，也就是技术研发工作第一线的技术研发人员。 专利挖掘的时机 在满足专利法有关公开充分要求的前提下尽早进行，而不是等产品已经生产出来，或者方法已经投入生产才申请专利。,26,4.专利挖掘
8、,专利挖掘的原则 不放过每一个差别。 注意事项 切忌完美主义。 应克服自我低估与自我否定。,27,4.专利挖掘,顺藤摸瓜 以已经申请专利的技术为原点，以该技术的发展方向为藤，以与现有技术的差别为瓜。 电动汽车的电池 发现锂离子电池比锂电池安全； 发现磷酸铁锂比钴酸锂效果更好且无毒/便宜； 发现磷酸铁锂包敷碳技术可以解决磷酸铁锂材料导电性不佳的难题； 设计出利于该材料能量稳定存储和稳定释放的结构。,28,4.专利挖掘,科研工作、科研论文与专利申请之间的关系 技术的复杂程度 vs. 技术效果。,29,4.专利挖掘,操作流程 技术研发部门的主动挖掘 对技术研发进展进行定期总结； 知识产权管理部门进行
9、创新高度判断。 知识产权管理部门的宏观指导 知识产权管理部门发出研发现状调查表； 知识产权管理部门提出专利挖掘建议。,30,5.专利无效与诉讼,专利权无效宣告的理由 专利法实施细则第六十五条第二款 前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。,5.专利无效与诉讼,审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第五条： 对于仅在说明书或者附图中描述
10、而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。 第六条： 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，不予支持。,5.专利无效与诉讼,审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第七条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方
11、案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。,5.专利无效与诉讼,关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第十七条: 专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通
12、技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。,等同原则,捐献原则,禁止翻悔原则,多余指定原则,全面覆盖原则,互佐,部分等义,限制,限制,补充,限制,补充,互佐,限制（功能性限定）,5.专利无效与诉讼,35,5.专利无效与诉讼,专利侵权的抗辩理由 不侵权抗辩（最常见） 滥用专利权抗辩（理由难成立） 不视为侵权的抗辩（专利法六十九条） 现有技术抗辩（接近新颖性判断） Bolar例外条款 平行进口 合同抗辩（专利实施许可合同等） 诉讼时效的抗辩（主要针对已失效专利）,36,5.专利无效与诉讼,专利侵权的诉讼管辖 因侵权行为提起的诉讼由侵权行为发生地或被告所在地的人民法院管辖。 拉入销售商的曲线起诉
13、 “制造”销售商的陷阱取证 不侵权之诉,37,5.专利无效与诉讼,专利权无效宣告当事人“亮剑”的时机选择 通过合并审理方式压缩对方的反应时间 通过大量无效理由和证据隐藏真正的理由和证据 通过其他无效理由诱导专利权人自认 通过“无用”信息影响审查员,38,5.专利无效与诉讼,何时？ 发现一起打一起？ vs. 好钢用在刀刃上？ 何地？ 被告所在地？ vs. 侵权行为发生地？ 打谁？ 敲山震虎？ vs. 杀鸡骇猴？ 用什么打？ 发明 vs. 新型； 用过的 vs. 没用过的 怎么打？ 一个一个打？ vs. 一批一批打？,39,5.专利无效与诉讼,200830241390.7号外观设计无效宣告案件 2
14、010年6月，北京同达信恒知识产权代理有限公司作为无效宣告请求人的代理人，在200830241390.7号外观设计无效宣告案件中，在无效宣告请求书中仅简单指出涉案专利设计与在先外观设计（200630103339.0号外观设计）相近似，因此应当被宣告无效。收到专利权人的书面意见陈述之后，针对专利权人所主张的差别点，准备了反驳意见，并在口头审理过程中进行了口头陈述。,40,5.专利无效与诉讼,200830241390.7号外观设计无效宣告案件 在口头审理过程中，专利权人认为“专利设计与对比设计的差别，不仅在于形状的不同，其功能也是不同的，比如，专利设计的出汁口是可上下移动，同时具备开关功能的”。我
15、司代理人要求专利权人停止引入此类功能差别的描述，被合议组以不能不允许专利权人说话为由予以制止。对此，我司代理人则明确指出，专利权人对功能性差别的描述会影响审查员对外观设计本身差别性的判断，并在口审结束后，借主审员整理资料的时间，在主审员面前，以业务交流的方式再次与专利权人谈起在案件中引入功能性差别描述的事情，指出其行为是一种不应当被采用的诉讼策略，会影响案件的公平审理。,41,5.专利无效与诉讼,200830241390.7号外观设计无效宣告案 请求人， 有效避免了请求人对专利设计与对比设计差别点看法的提早暴露，并迫使专利权人首先暴露其对两者差别点的认识； 有效避免了“义务帮助”专利权人确认专
16、利权人未认识到的差别点情形的出现。 专利权人， 引入功能差别的论述，增加了审查员对专利设计与对比设计存在较大差别的主观印象。,42,5.专利无效与诉讼,97241484.3号实用新型专利无效宣告 无效宣告请求人为：三一重工股份有限公司； 专利权人为：湖北建设机械股份有限公司。 专利名称为：S管混凝土分配阀 无效宣告请求的理由为：新颖性、创造性和权利要求得不到说明书支持。 无效决定：宣告97241484.3号实用新型专利权利要求1无效，权利要求3、4引用权利要求1的技术方案无效，在权利要求3、4引用权利要求2的技术方案和权利要求2、5的基础上维持该专利权有效。 行政诉讼：维持无效决定。,43,5.专利无效与诉讼,97241484.3号实用新型专利无效宣告 权利要求书： 1、一种S管混凝土分配阀，包括驱动机构（1）、壳体（2）、S管（3）、阀环（4）、阀板（5），其特征在于阀板（5）与阀环（4）由普通钢材做基材，在其配合面上镶嵌硬质合金耐磨环（4-1）和（5-1）； 2、根据权利要求1所述的S管混凝土分配阀
