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1、2012年第7期90中国发明与专利 CHINA INVENTION PATENT 审查实践与研究 Patent Examination Practice Research 发明专利申请 可否作为外观设计的优先权基础 王美芳 由于各国实行各自独立的专利制度 并且绝大多 数国家均采用先申请原则 即对最先申请的人授予专 利权 而申请人在一个国家提交申请后 很难同时在 其他国家同时提交申请 为了解决这个问题 1883 年 签订的 巴黎公约 规定了 优先权 原则 即申请 人在一个成员国首次提出申请后 在一定期限内就同 一发明创造主题向其他成员国提出申请的 在后申请 的申请日可以不是实际的提交日 而将在先
2、申请的申 请日视为在后申请的申请日 这不但使得该在后申请 与其他人在首次申请的申请日之后 在后申请的实际 提交日之前提出的申请相比享有了优先的地位 并且 在此期间的公开也不会造成专利权无效 大大降低了 专利权被无效的风险 由于优先权关系到一项外观设计申请能否符合先 申请原则以及是否满足所谓新颖性的要求 所以 对 于什么样的申请能够享有优先权 特别是发明专利申 请能否作为外观设计的优先权基础 一直以来都是业 界争论的焦点 本文通过分析法规条约对外观设计优先权的规定 其他国家和组织的法律规定和做法以及发明与外观设 计保护客体交叉的可能性等 提出发明专利申请作为 外观设计优先权基础的必要性和可行性
3、中国法律 公约对外观设计优先权基础的规定 我国专利法和 巴黎公约 都有关于优先权的规定 先来看看这些规定对于发明专利申请可否作为外观设 计优先权基础给了什么明确的指示 1 我国专利法的规定 专利法第二十九条第一款规定 自外观设计 在外国第一次提出专利申请之日起六个月内 又在中 国就相同主题提出专利申请的 依照该外国同中国签 订的协议或者共同参加的国际条约 或者依照相互承 认优先权的原则 可以享有优先权 从字面上看 该条款对于外观设计优先权的规定 表达得非常明确 我们可以得出 外观设计只有外国 优先权 优先权的期限是 6 个月 在外国提出的申请 应当是首次申请 在先申请和在后申请的主题应当 相同
4、 但是精炼的文字仍让人产生了理解上的差异 自外观设计在外国 中的 外观设计 是对 在先申请类型的规定吗 对此有两种截然不同的解释 第一种解释是 外观设计 指的是在先申请的类 型 即在先申请必须是 外观设计申请 第二种解释是 外观设计 并非指在先申请的类 型 而是指可以作为外观设计给予保护的客体 对于 该客体在国外选择了哪种申请类型并无限制 如果仅从字面上进行理解 两种解释都有道理 我们不妨结合对该条款的实际执行情况进行分析 在 实践中 不仅仅是外观设计申请能够作为外观设计优 先权基础 实用新型申请也能作为外观设计优先权基 础 看来第一种解释有些说不通了 也许有人说 实用新型申请可以作为外观设计
5、的 优先权基础并非是依据我国专利法而是根据 巴黎公 约 但是 既然在我国专利法实施之前中国就加入了 巴黎公约 我国制定专利法时肯定不会采用违背 巴 黎公约 的措辞 所以 将 实践中允许实用新型申 请作为外观设计的优先权基础 仅仅归于是根据 巴 中国发明与专利91 审查实践与研究 Patent Examination Practice Research 2012年第7期 CHINA INVENTION PATENT 黎公约 的规定明显不全面 应该大胆地说这也是符 合我国专利法的规定的 因此 第二种解释似乎显得更为合理 即 外观 设计并非指在先申请的类型 而是指可以作为外观设 计给予保护的客体 对
6、于该客体在国外的在先申请类 型并无限制 2 巴黎公约 的规定 巴黎公约 第四条 第 项规定 已 经在本联盟的一个国家正式提出专利 实用新型注册 外观设计注册或商标注册的申请的任何人 或其权利 继受人 为了在其他国家提出申请 在以下规定的期 间内应享有优先权 该项只规定了在先申请的类型 但没有规定这些在先申请对应于什么样的在后申请 即据此无法得出发明专利申请和实用新型申请能否作 为外观设计优先权基础 第四条 C 第 项规定 上述优先权的期间 对于专利和实用新型应为十二个月 对于外观设计和 商标应为六个月 这规定了在后申请类型对应的优先 权期限 从中也无法得出发明专利申请和实用新型申 请能否作为外
7、观设计优先权基础 第四条 E 规定 1 以一项实用新型申请为 优先权基础 向一个成员国提出外观设计申请时 其 优先权期限与以一项外观设计申请为优先权基础时的 优先权期限相同 2 可以以一项专利申请 注 即 我国所称的发明专利申请 为优先权基础在一个成员 国提出实用新型申请 反之亦然 一直以来 将实用 新型申请作为外观设计优先权基础的理由都是追溯到 巴黎公约 的这一条款 但经仔细研读似乎有点问题 该条款的第 1 条并未规定 什么能作为外观设 计优先权基础 而是规定了 期限问题 即以实用 新型申请为外观设计优先权基础的期限与以外观设计 申请为优先权基础的期限相同 第 2 条则是规定了 实用新型和专
8、利申请可以互为优先权基础 纵览 巴黎公约 全文 其他内容也未解答 什 么能作为外观设计优先权基础 综上可以得出 对于什么能作为优先权基础 巴 黎公约 仅对实用新型和发明专利申请可以互为优先 权基础有明确规定 而对 什么能作为外观设计优先 权基础 和 外观设计申请能作为什么的优先权基础 其实都未明确规定 巴黎公约 对 什么能作为外观设计优先权基础 的隐含意见是什么 对此可以有两种解释 第一种解释是 制定 巴黎公约 的人也许认为 什 么能作为外观设计优先权基础 根本不是问题 即发 明专利申请和实用新型申请都可以作为外观设计优先 权基础 但是 由于某些国家没有实用新型这种保护 类型 有必要将它作为外
9、观设计优先权基础时的期限 进行明确规定 发明专利是各成员国通用的保护类型 就不必进行专门规定 第二种解释是 制定 巴黎公约 的人也许认为 什么能作为外观设计优先权基础 是各国自行解决的 问题 所以 不做统一限定 发明专利是各国通用的 保护类型 实用新型则是由于某些国家没有实用新型 这种保护类型 如果一些国家也将其作为外观设计优 先权基础 有必要对期限进行明确规定 如果是第一种解释 那么 发明专利申请当然可 以作为外观设计优先权基础 但是由于 巴黎公约 未做规定 所以 即使制定的人是这么希望的 恐怕 也无法约束成员国 如果是第二种解释 则需要我们思考究竟中国是 否应当允许 发明专利申请 作为外观
10、设计优先权基础 综上 我国专利法第 29 条并未明确限定在先申请 的类型 如果允许发明专利申请作为外观设计的优先 权基础 在法规层面实际并无障碍 并且也使得目前 允许实用新型申请作为外观设计优先权基础更顺理成 章 不需追溯到 巴黎公约 来解释接受实用新型申 请的原因 而 巴黎公约 其实根本没有明确规定 什 么能作为外观设计优先权基础 美国 欧洲 日本和韩国的法律规定和实际做法 在考虑是否应当将发明专利申请作为外观设计优 先权基础时 不妨考察一下美国 欧洲 日本和韩国 等国家和地区的法律规定和做法 1 美国 在美国 外观设计与发明都是通过 美国专利法 进行保护 美国专利法 的 35 U S C
11、119 统一规定 了外观设计和发明的优先权事项 其中并未特别对在 先申请的类型进行限制 其措辞很值得关注 我们摘 取其中一句在此示意 任何人或其法定代理人或受让 人 在向美国提出发明专利的申请之前 已经就 同 92 审查实践与研究 Patent Examination Practice Research 2012年第7期 中国发明与专利 CHINA INVENTION PATENT 一发明 正式向外国提出专利申请时 美国审查 指南 对外观设计专利的优先权进行了更为细致的规 定 其中 15 52 一节规定了优先权文件的审查 通常 要审查优先权文件 确定外国申请与美国申请是否实 际针对 同一发明
12、做出的 35U S C119 如果经审 查 文件表明在先的国外申请不是就与本申请要求保 护的 同一发明 做出的 优先权请求不符合要求 美国专利法 和 美国审查指南 中有两点值得 关注 1 未对在先申请的类型进行限制 2 对于 主题更为关注 即要求必须是针对 同一发明 做出的 如果说 美国专利法 采用 同一发明 的措辞 是要照顾外观设计和发明的共性 那么 美国审查指 南 外观设计部分依然坚持使用 同一发明 the same invention 的措辞 不能不说已经明确表达了不限制 在先申请类型的思路 以上是笔者对美国相关法律规定的分析 美国知 识产权律师协会 AIPLA 外观设计委员会的 Per
13、ry Saidman 先生对外国的发明专利能否作为外观设计优 先权基础的问题也给出了肯定的答复 他说 美国对 于外观设计优先权要求重视实质内容 即要求外国优 先权的外观设计必须与在先申请中记载的相同 如果 发明专利申请具有足够的视图将在外观设计的细节充 分公开 从而可以得出在先申请和在后申请中的外观 设计是相同的 就可以享有优先权 2 欧洲 欧盟各国除实行各自国家的外观设计保护制度 外 还依据 欧共体外观设计法 实行统一的外观设 计保护制度 欧共体外观设计法 第 41 条是关于优先权的 其中第 1 款规定 正式向保护工业产权巴黎公约或者 向建立世界知识产权组织公约的成员国提交外观设计 权或者实
14、用新型申请的人 或者其权利继承人 以同 样的 外观设计或者实用新型申请 注册制共同体外 观设计 将享有从首次申请之日起六个月的优先权 根据该规定在先申请应当是外观设计或者实用新 型申请 发明专利申请似乎是不可以作为外观设计优 先权基础的 但是 在 2010 年 2 月 欧盟内部市场协调局 欧 盟外观设计的主管局 以下简称 OHIM 在其官方网 站的 阿里肯特新闻 上发表了一篇题为 欧盟外观 设计要求 PCT 申请优先权 的文章 明确肯定了通过 PCT 申请能够作为外观设计优先权基础 而 PCT 申请 一般而言是指发明专利申请 该文章是 OHIM 接到要求 PCT 优先权的申请 后 进行讨论研究
15、后有针对性地写就的 一个注册号 为 RCD1149819 0002 耳塞的外观设计申请 要求美国 PCT 专利申请 US08 88656 优先权 见图 1 PCT 申 请中包括了一个耳塞的绘制图 显示了该耳塞的所有 外表的特征 该文章中阐述了 OHIM 的观点 PCT 条约中定义 的发明申请含有广泛的含义 包括 发明专利 发明 人证书 实用证书 实用新型 增补专利或者增补证书 增补发明人证书和增补实用证书的申请 因此 PCT 申请覆盖了不同种类的知识产权 这些知识产权类型 都落入了关于 发明 的广泛定义中 在部分成员国中 PCT 申请包括实用新型 并且所有 PCT 成员国均是巴 黎公约成员国
16、因此可以将 PCT 申请作为外观设计优 先权基础 该论点将 PCT 申请 泛新型化 了 虽然硬生生 地将所有 PCT 申请与 欧共体外观设计法 第 41 条 规定的 实用新型 之间画上等号存在问题 但反映 了 OHIM 对待发明专利申请作为外观设计优先权基础 的态度 笔者估计 在制定 欧共体外观设计法 时 立 法者可能没有预料到会出现将发明专利申请作为外观 设计优先权基础的情况 在实际案例出现后才做进一 步解释 OHIM 发表该文章的目的是 将 PCT 申请 作为外观设计优先权的请求不止存在于理论层面 但 目前类似的欧共体外观设计申请较少见 原因可能是 此途径不为申请人广为知晓 本文可能会鼓励更多的 PCT US08 88656RCD 1149819 0002 图 1 93 审查实践与研究 Patent Examination Practice Research 2012年第7期中国发明与专利 CHINA INVENTION PATENT 发明专利更创造性地寻求外观设计权利保护 虽然该文章只是就事论事地表明通过 PCT 途径的 发明专利可以作为外观设计优先权基础 但可以断定 如果出现普
