企业知识产权风险防范(2012730).

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1、1 企业生产经营中的知识 产权风险与防范 江苏省知识产权局 张春平 2012年7月 u 知识产权制度是企业在当代政治经济（市场经济 /知识经济/全球经济）环境中生存发展所必须遵守 的游戏规则(企业做大做强必将面临知识产权风险)。 国内外知识产权法律制度 一系列与知识产权相关的国际条约 引言 u 美国“337调查” ：根据1930年美国关税法第337条 ，美国国际贸易委员会（ ITC）有权对进入美国的产 品就有关专利、商标侵权的申诉进行调查，此外也开 展涉及盗用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广 告等内容的调查。一旦成为“337调查”的目标，ITC可 以立即禁止涉案产品进口及其在美国市场销售；

2、而如 果侵权成立，被告产品甚至所在国所有同类产品均将 被禁止进入美国市场。实践中，超过90%的“337调 查”涉及专利侵权指控。 引言 引言 u美国“337调查”愈演愈烈 n2012年2月，ITC发起对用于激光打印的墨盒及组件，照相手机、平 板电脑及其他手持图像捕捉和传输设备，可调节能荧光灯等三类产品 的“337调查”，共涉及50家美国本土及海外企业，苹果等公司位列其 中，包括上海昊群数码科技、深圳金优田照明科技有限公司和珠海中 润靖杰打印机耗材有限公司等13家中国企业均被列入名单中。 n2012年3月初，又有2家中国企业被“337调查”，分别是浙江义乌的一 家文身器材公司和广州的一家美容美发

3、用品商行。 n2012年5月18日ITC对家公司发起“337调查”，以确定这些公司在 生产带有可伸缩连接器的电子设备时是否存在专利侵权行为， 其中包括中国华为技术有限公司。具体涉案产品是照相机、便携摄像 机、数码录音机、播放器、无线调制解调器和闪存驱动器等带 有可伸缩连接器的电子设备。 引言 u中国企业成为“337调查”重点对象 近年来，中国企业屡屡遭“337调查”，案件数量亦呈上 升趋势。相关数据显示，2006年至2010年，共有56起 关于中国企业遭遇美国“337调查”的案例，其间案例总 数就超过前20年的总和。而到2011年时，涉及中国企 业的“337调查”案例达到126起之多，至此，我

4、国已经 连续10年成为遭遇美国“337调查”案件数量最多的国家 。 案件号 产品名称被控事由 337-TA-473电视游戏系统及其附件专利侵权 337-TA-476收音机及其零部件注册商标侵权 337-TA-477八钼酸铵专利侵权 337-TA-478接地电路故障断路器专利侵权 337-TA-480嵌板紧固件专利侵权 337-TA-486农用拖拉机和割草机商业外观侵权 337-TA-487农用车辆及其零部件注册商标侵权、商标淡化 337-TA-489昔多芬专利侵权 337-TA-490功放芯片和宽带调谐芯片专利侵权 337-TA-492塑料包装袋专利侵权 337-TA-493无汞碱性电池专利侵

5、权 337-TA-498捕虫器专利侵权 337-TA-500橡胶手套注册商标侵权 337-TA-506光盘控制器芯片和芯片组专利侵权 20022006年对华337调查案件统计（34件 ） 20022006年美国对华337调查案件统计(续) 337-TA-509计算机和服务器专利侵权 337-TA-511宠物食品专利侵权 337-TA-514塑料食品包装专利侵权 337-TA-516光驱及其零部件专利侵权 337-TA-518护耳用具专利侵权 337-TA-519个人计算机，监控器及其零部件专利侵权 337-TA-521稳压电路专利侵权 337-TA-522标记笔 注册商标侵权、商业外观 侵权

6、337-TA-525半导体装置专利侵权、侵占商业秘密 337-TA-533橡胶防老剂及其制品专利侵权 337-TA-536撞球杆及其自动节配件和零部件专利侵权 20022006年美国对华337调查案件统计(续) 337-TA-538音频处理集成电路及其制品专利侵权 337-TA-542 DVD/CD播放器录音机，彩色电视接收器、显示器 及其零部件 专利侵权 337-TA-543 基带处理芯片及芯片组、传输器接收机芯片、能源 控制芯片及其制品包括移动电话手机 专利侵权 337-TA-545强化木地板专利侵权 337-TA-547个人计算机、显示器及其零部件专利侵权 337-TA-551激光条码扫

7、描器、扫描仪及其零部件、相关产品专利侵权 337-TA-563便携式蓄电池及其包装专利、商标、版权 337-TA-564电压调节器、零部件及相关产品专利侵权 337-TA-565墨盒及其零部件专利侵权 企业面临的知识产权环境日益严峻 l发达国家不断强化知识产权政策措施 n美、日、欧等发达国家和国际组织从自身利益出发极力在国际上推行专利审查 国际化，主张建立“世界专利”。这实质上是在推行专利全球一体化，即打破 专利的地域性限制，由少数几个国家负责专利审查和授权，其他国家承认其审 查结果。 n美国贸易法 “301条款”、美国关税法337条款，推行知识产 权境内外保护。 n推动将知识产权纳入WTO，

8、使知识产权成为WTO的三大支柱之一。 引言 l发达国家不断强化知识产权政策措施 n美国专门成立知识产权执法协调员办公室。制定解决国际知识产权侵 权风险的政策，强化海外知识产权执法。在驻华使馆派驻知识产权专 员，最近又在上海领事馆增加知识产权官员。 n英国、日本、韩国等国也在驻华使馆派驻知识产权官员或派驻相关有 官方背景的知识产权相关机构。 l知识产权已成为跨国公司在国际投资与贸易中的“杀手锏” 引言 13 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 l 知识产权涉及企业生产经营和发展的各个环节和各个方面 。 u原材料及设备采购(包括软件等)、产品开发及销售、技术 转让（许可）与合作、委托加工（产品开

9、发）、招投标 、进出口贸易、产品展销、企业合资以及并购和上市 u商标（商号）、专利、版权（软件）、商业秘密 14 u原材料（配件）、设备采购环节中的知识产权风险与防范 l风险 采购的材料、设备或配件是侵权产品（供货方不是相关知 识产权权利人或合法使用人包括是否有相关依存专利） 从境外采购的合法产品在本国或其他国家使用、销售行 为侵犯他人知识产权（平行进口风险，知识产权的地域性 及其权利用尽） 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 “LUX力士”案 荷兰联合利华公司享有“LUX”及“LUX力士”商标的专有权。上海利华有限公 司通过与荷兰联合利华公司的合同约定享有“LUX”及“LUX力士”商标在中

10、国地 区的独占使用权，生产“力士”(LUX)品牌系列产品，并在中国消费者中获得了 好评。但东南亚金融危机以来，我国周边国家的“LUX”产品因成本、价格便宜 ，纷纷通过各种渠道涌入中国市场。1999年6月7日 ，中国佛山海关依据中 华人民共和国知识产权海关保护条例扣留了广州进出口贸易公司(被告)申 报进口的一批泰国产“LUX”香皂。同月，上海利华以广州进出口贸易公司在未 经商标持有人许可的情况下进口、销售泰国产的“LUX”香皂，侵犯了该公司 “LUX”及“LUX力士”商标独占许可使用权为由，向广州市中级人民法院提起诉 讼。经法庭调查，荷兰联合利华有限公司(许可方)与原告(被许可方)签订独占 许可

11、使用合同，其中约定“如果发现任何侵犯本协议授予的权利的行为，接受 方有权对任何侵犯该种权利的侵权人采取法律措施(包括诉讼)或其他接受方 认为适当的行为;协议有效期两年，自订立之日起生效”。法院认为原告是 “LUX”商标及“LUX力士”商标在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)的独占许可 使用人，其对上述商标独占使用的权利受到法律保护，被告进口的“LUX”牌香 皂侵犯了原告的独占使用权。 “米其林轮胎案” 2009年4月24日，湖南省长沙市中级人民法院当庭审理 宣判了一起特殊的知识产权案件。原告是以生产轮胎闻 名的世界500强企业-法国米其林集团，被告是长沙市销 售轮胎的两个个体工商户。2008年

12、4月，原告发现被告 经营销售侵犯原告注册商标专用权的产品，特向法院提 起诉讼，请求被告赔偿经济损失10万元。被告则认为， 其销售的轮胎为原告在日本的工厂生产的正品，且该产 品系被告合法取得，并没有侵犯原告的商标专用权。法 院一审判决被告停止侵权并赔偿原告经济损失5000元人 民币。 17 u原材料（配件）、设备采购环节中的知识产权风险与防范 l防范 弄清采购的产品是否涉及知识产权，供方是否权利人或 合法使用(包括是否有相关依存专利) 弄清境外采购的产品在本国或其他相关国家是否有相应 知识产权保护及其权利人或被许可人 与供货方签订的采购合同中明确约定知识产权侵权赔偿 责任；涉及平行进口的，应与权

13、利人明确约定在有关国 家和地区不侵犯其知识产权的条款 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 18 u新产品开发环节中的知识产权风险与防范 l风险 落入他人专利保护范围 新技术或产品在申请专利前被公开(丧失新颖性) 申请的专利轻易被无效或权利要求保护范围过窄 员工跳槽带走企业商业秘密或私自将相关技术成果申 请专利 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 19 u新产品开发环节中的知识产权风险与防范 l防范 检索专利文献(包括尚未进入国家阶段的PCT申请或未超过优先权期限的外国专利) 分析有无规避专利侵权的技术路线或对有关专利提出无效 利用专利信息提高研发起点，将创新成果及时形成相应知识产权（采 取

14、保密措施、把握好专利申请时机及时申请专利） 培养专利工程师，配合技术研发人员及专利代理人写好专利申请文件( 建立专利工程师参与研发的工作机制） 与涉密人员签订保密协议，加强技术研讨会核心内容及研究实验成果 的保密（建立相关会议纪要及研究实验记录制度）保密费？竞业限制补偿金 明确职务研究成果的知识产权归属（建立职务发明成果归属及奖励制度 ） 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 20 u产品销售环节中的知识产权风险与防范 l风险 新产品进入市场面临知识产权侵权指控 产品参加展会或发布广告、产品宣传册（许诺销售） 被控侵权 销售人员跳槽带走企业客户资料及营销策略等 专利产品或商标被他人非法仿制或仿

15、冒 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 21 u产品销售环节中的知识产权风险与防范 l防范 销售、参展及广告宣传前分析与产品相关的知识产权状况 被控侵权时，搜集证据，积极起动专利无效程序 加强商业秘密保护（对销售策略、客户资料等重要信息采取保密措 施，包括与相关人员签订保密协议及竞业限制协议） 加强对拥有自主知识产权产品的宣传及市场跟踪与监控，防止被侵 权（注意收集、保存侵权证据并确保证据的有效性） 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 22 u技术（商标）转让（许可）与合作环节中的知识 产权风险与防范 l风险 对涉及的知识产权缺乏论证和评估 知识产权转让或许可的法律手续及合同文本不完备(留

16、下 纠纷隐患)深圳唯冠与苹果iPad商标权之争 对合作开发成果的知识产权归属及其使用没有明确约定 (留下纠纷隐患) 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 23 u技术（商标）转让（许可）与合作环节中的知识 产权风险与防范 l防范 对技术（商标）转让（许可）涉及的知识产权进行评估 （权利主体、保护范围、有效区域、有效期限、已许可 情况等）并完善相关法律手续（签订合同并履行备案或 权利变更等手续） 对技术合作成果的知识产权归属及其使用进行合同约定 企业生产经营环的 知识产权风险与防范 24 u委托加工（产品开发）环节中的知识产权风 险与防范 l风险 承揽委托加工业务被控侵权 委托他人加工产品，相关技术秘密被泄露 企业生产经营中的 知识产权风险与防范 广东某电池制造企业(以下简称广东公司)是我国最大的电池生产厂家之一， 它已经不再是单纯的OEM厂商，该公司有自己的品牌，有强大的研发团队， 有自主创新的产品，尽管这样还是很难与世界其他同行业竞争市场。OEM依 然是企业一项