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2、的必要：拿下美国 葵花宝典再现：涉外申请的考量 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 数年打拼无人问 一举成名天下 告 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 PART ONE 缅怀壮士先烈 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 看看大数据 I 资料来源: 2014 CALOBA IP Seminar Part I: Patent Litigation Strategies for Chinese Companies 2000年至2013年，大中华地区总计610间企业涉 讼，在美国全国地方法院总计涉及1787件专利侵 权诉讼
3、北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 看看大数据 II 资料来源: 2014 CALOBA IP Seminar Part I: Patent Litigation Strategies for Chinese Companies 中国企业 当原告：做被告 = 1：17 香港企业 当原告：做被告 = 1：4 台湾企业 当原告：做被告 = 1：3 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 看看大数据 III 资料来源: 2014 CALOBA IP Seminar Part I: Patent
4、 Litigation Strategies for Chinese Companies 中国企业在美的专利侵权案件 2000年至2013年，终局判决总数56件 中国企业胜诉率 被告 31% 告人 0% 告人全输 被告10件 输7件 天都掉泪了！ 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 看看大数据 IV 资料来源: 2014 CALOBA IP Seminar Part I: Patent Litigation Strategies for Chinese Companies 大中华地区专利侵权案件胜率比较 中国香港台湾 终局判决总数5619
5、94 做为专利权人胜率0%60%24% 做为被告胜率31%50%71% 整体胜率29%53%63% 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 1先烈 1: 小米 自己不卖，别人帮我卖也被告。坑人嘛！ 小米旗下多款产品由Tomtop平台在线销售， Tomtop除去自身网站外，更重要的还是靠 ebay，使得小米手机多款产品从非官方的渠 道进入了美国市场。 小米被一家名为BlueSpike的NPE诉至美国东 德州联邦地区法院马歇尔分院 先烈的故事 I 资料来源: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公
6、司 2先烈 2: 阿里巴巴 人怕出名，猪怕肥。在美上市，蟑螂上身。 美国IT公司Express Mobile在美国起诉阿里巴 巴，指责阿里巴巴侵犯了其一项有关平台级独 立网站开发的专利。 与其说是Express Mobile想告阿里巴巴侵犯 专利，不如说是Express Mobile抓住了一个 很好的机会粘上阿里巴巴。 边缘性骚扰，影响不大，但股市的下降肯定有 先烈的故事 II 资料来源: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 3先烈 3: 蘋果被美大学求偿4亿美元 大学教授不吃素，教授咬人更凶狠。 美国威斯康星大学麦迪逊分校的授权机构正在
7、 要求苹果赔偿4亿美元损失费，声称后者侵害 该学校的微处理器技术专利。 威斯康星校友研究基金会在2012年至2014年 获得包括药品、植物和计算研究等专利授权收 入为1.78亿美元。 先烈的故事 III 资料来源: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 4先烈 4: 宁波讯强产品不得入美 识时务者为俊杰。认赔杀出留口气。 2013年12月，泰科旗下数个公司共同向美国 国际贸易委员会和佛罗里达州南区地方法院起 诉宁波讯强，要求禁止被告向美国出口宁波讯 强生产的某些声磁电子商品防盗系统标签产品。 宁波讯强将从美国撤回某些使用这些专利的 EAS标
8、签产品，并向泰科支付赔偿金，赔偿金 数额未明确。 先烈的故事 IV 资料来源: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 5先烈 5: 亚马逊下架中国平衡车 先烈的故事 V 资料来源: 躺着中枪！数百商家一夜财货两空 有中国供应商一夜之间就被亚马逊退走了6万 英镑，折合人民币接近60万元。 价值25.91亿元人民币的库存无法正常销售 相关外贸公司无法正常运作损失达5亿人民币 冻结资金超过12.96亿元人民币 直接影响从业者超10万人 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 PART TWO 天龙八部，侵权几部? 北京国昊天诚知识产权代理有
9、限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 四部侵权，招招要命 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 直接 侵权 引诱 侵权 协助 侵权 出口的产品 使用美国专 利生产 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 PART THREE PCT是啥? 能吃吗? 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 圖片來源：http:/www.wipo.int/pct/en/ PCT，新一代的选择 1994.1.1 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 0个个月月 国国家家申申请请 向向本本国国专专利利局局 提提交交国国家家申申请请 12个个月月 PCT
10、申申请请 18个个月月 国国际际公公布布 16个个月月 国国际际检检索索报报告告 及及书书面面意意见见 22个个月月 要要求求国国际际 初初步步审审查查 (可可选选) 28个个月月 国国际际初初步步 审审查查报报告告 (可可选选) 30个个月月 进进入入国国家家阶阶段段 PCT流程 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 12个个月月 提提交交国国外外申申请请 0个个月月 递递交交本本地地申申请请 传统巴黎公流程 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 快快 狠狠 凖凖 PCT是是专专利利申申请请体体系系, 非非授授权权体体系系 以以受
11、受理理国国语语言言提提交交, 快快速速享享有有优优先先权权 参参考考检检索索报报告告与与书书面面意意见见后后, 修修改改权权 项项, 可可加加快快国国家家阶阶段段的的审审查查速速度度 三三十十个个月月内内决决定定申申请请国国, 较较多多时时间间 规规划划申申请请国国别别, 并并可可减减缓缓资资金金压压力力 PCT申请特点 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 在中国申请PCT 受理局国家知识产权局、国际局 申请语言中文、英文 国际检索单位国家知识产权局 国际初步审查单位国家知识产权局 委托代理人需要 提交代理人委托书需要 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 PART FOUR
12、 称霸全球，拿下美国 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 在在先先的的中中国国发发明明或或实实用用新新型型 PCT途途径径巴巴黎黎公公约约途途径径 向向中中国国国国家家知知识识产产权权局局 提提出出PCT申申请请 向向美美国国 专专利利商商标标局局提提出出 进进入入国国家家阶阶段段的的 准准备备工工作作 完完成成进进入入美美国国 向向美美国国专专利利商商标标局局提提出出 进进入入美美国国国国家家阶阶段段 英英文文文文本本 中中文文或或英英文文 在在先先申申请请的的 申申请请日日 12个个月月内内 30个个月月内内 申请美国专利流程 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 提提出
13、出非非临临时时申申请请案案 进进行行限限制制/选选择择 是是 限限制制/ 选选择择 分分割割案案的的申申请请 审审查查 Non-Final Office Action 答答辩辩审审查查 Final Office Action 答答辩辩 Advisory Action Cusory Review 授授权权 RCE 分分割割案案 否否 美国专利授权流程 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 美国专利类型 种类 发明 设计 申请 类型 临时申请案 正式申请案 子案 类型 分割申请案 (Divisional) 延续申请案 (Continuation) 部份延续申请案 (Continuation
14、 in Part) 审查 类型 实质审查 延续审查 (RCE) 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 美国专利授权条件 授权 条件 保护 主体 专利性 单一性 不能 重复 授权 充分 清楚 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 美国专利申请文件(权利要求) 独立权利要求3项 总权利要求项数20项 多项从属权利要求费用高昂 超项收费 单句原则 权利要求不用”其特征是”或类似用语 权利要求不用划界 撰写原则 每组权利要求不要包含太多独权 审查员如认为专利中包含不只一发明，将要 求申请人选择一发明审查，而删除其他权项 选组 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 美国专利申请文
15、件(说明书) 摘要不超过150个英文单词 权利要求中的正式用语和法律用语不能出现 在摘要中，例如: means、said、comprise、 present 常见 错误 “本发明”用语可能会对权利要求构成限制 “本发明”可改为“本申请” 背景技术不过多描述，避免可能缩小专利保 护范围 减少 限制 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 申请文件的撰写 I 应当考虑中国和美国的要求 优先权 文件说明 计算机程序产品、商业方法、存储介质、帧 结构 保护主体 本发明实施例、封闭式描述、包括但不限于 重要、特别、异常、较佳 不适合将某一技术效果限定为某一技术特征 产生的技术效果 限制性 语言 北
16、京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 申请文件的撰写 II 硬件处理器 硬件权利要求，增加硬件结构与虚拟装置的 功能模块之间的对应关系 虚拟装置 技术方案 所有权利要求保护的技术特征要能在附图中 有所体现 图式体现 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 申请文件的翻译 文本 翻译文本是否 忠于原文 技术 用语 技术用语是 否准确翻译 易读 性 翻译文本是否 易读易理解 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 临时申请案 I 1 2 3 不一定要有请求项 原则上只需提供说明书、必要图式及发明人 姓名即可建立临时申请的申请日 不拘泥于美国专利法所制订的说明书格式， 可以任意格式提出申请 4 可以接受英文以外的说明书内容 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 惠州分公司 北京国昊天诚知识产权代理有
