《发明专利申请授权条件的变化之研究——专利法及其实施细则第三次修改对发明专利申请实质审查的影响》由会员分享，可在线阅读，更多相关《发明专利申请授权条件的变化之研究——专利法及其实施细则第三次修改对发明专利申请实质审查的影响（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 N 嗍E NTL 刀 发 明专利 申请授权 第 三次修 改 后的 中华人 民共和 国专利法( 下称专利法 )自2 0 0 9年 l 0月 1日起施行。修改前的专利法共 有 6 9条规 定 ，此 次修 改 新增 了 7条 修 改了 2 9条 ，内容涉及立法 宗旨、专 利权 的授 权标准 、涉外专 利 的申请及 专利代理、专利权的保护、对专利权 滥用的规制等方面。为保证专利法的 顺利实施根据专利法对其实施细则 进行 了相应 的修 改。修改 后的 实施细 则 自 2 0 1 0年 2月 1日起施行。 通过 对专 利法及 其实施 细则 进行 梳理归纳，发现涉及发明专利申请实 质审查的条款共 6 8
2、项 其中内容未发 生实质改变 的条款共 5 6项 ( 其 中删 除 1 项 增加 1 项 ) ，实质内容发生改 变的共 1 2项 ( 其中新增 3项) 。实质 内容 发生 改变的条款 对发 明专利 申请 的授权 条件都 产生 了实质 影 响 大致 可归纳 为 以下几个 方面 ：涉及遗传 资 源的内容 ： 涉及重复授权的内容 ： 与 保密审查相关的内容 ： 与 现有技术” 相关的内容。下面分别从上述几个方 面来分析其具体 内容的变化及对发明 专利 申请授权条件的实质影响。 94I & PA T。E N T 变化之研究 法及其实施细则第三次修改 明专利申请实质审查的影响 涉及遗传资源的内容都是本次
3、专 利法及其实施细则修 改的新增条款 主要有以下几条。 专 利法第 五条 第二 款 ： 对违 反法 律、行政法规的规定获取或者利用遗 传资源，并依赖该遗传资源完成的发 明创造，不授予专利权。 专利法第二十六条第五款 ： 依赖 遗传资源完成的发明创造 申请人应 当在专利申请文件中说明该遗传资源 的直 接来源 和原始 来源 ；申请人 无法 说明原始来源的 ，应 当陈述理 由。 实施 细则第 二十 六条 ： 专利 法所 称遗传资源是指取 自人体、动物、 植物或者微生物等含有遗传功能单位 并具有实际或者潜在价值的材料 ： 专 利法所称 依赖遗 传资 源完成 的发 明创 造 ，是指 利用 了遗传 资源
4、的遗 传 功能 完成 的发 明创造。 就依赖遗传资源完成的发明创造 申请专利的申请人应当在请求书中 予以说明并填写国务院专利行政部 门制定的表格 。 文 刘 畅 另外 修 改 后的专 利法 实施细 则 第五十三条将不符合专利法第二十六 条第五款列为予以驳回的情形。 随着 生物技 术 的发展 ，遗 传 资源 已经成 为一 国可持续发展 的重要资源 。 我国是世界上遗传资源最为丰富的国 家之一保护遗传资源对我国具有特 别重要的意义。为有效保护我国的遗 传资源 本次专利法及其实施细则的 修 改新增 了若 干内容 ，将那些 违反我 国有关遗传资源管理、保护的法律和 行政 法规 的规定 获取或 者利 用
5、遗 传资 源 ，进 而依 赖该遗 传资源 完成 的发 明 创造 排除在 能够 授予专 利权 的发 明创 造之外。上述新增的内容对相关的发 明创造 的授权条件产生了实质影响， 具体而言 在此次专利法修改之前的 相 关专利 申请不 会 因为上述新 增 内容 中的相 关规定而 影响到专利权的授予 而在 专利 法修改 后提交 的相 关专利 申 请，若不符合上述修改的相关规定 将不能获得专利权。 重j 习 | I 涉 及重 复授权 的 内容 ，此次 专利 法及其实施细则作出了如下修改。 删 除原 专利 法实 施细 则 第十三 条 第一 款 将 其移 入专 利法 第九 条第 一 款并在其后增加了同一 申请
6、人就同 样的发明创造既提交实用新型专利申 请又提交发明专利申请的条件。其具 体 内容如 下 ：同样 的发 明创造 只 能授 予一 项专 利权 。但是 同一 申请 人 同 日对 同样 的发 明创造 既 申请实 用新 型 专利 又 申请 发 明专 利 ，先获 得 的实 用 新型 专利权 尚未终 止 且 申请人 声 明 放弃该实用新型专利权的可以授予 发明专利权 。 根据上述规定 同一申请人就同 样的发 明创造既申请实用新型专利又 申请 发 明专利 若 要得 到发 明专利 权 在满足其他 实质授权条件 的情况下 还必须满足 ： 首先，发明专利 申请和 实用新型专利 申请必须在 同一 日提 出 ； 其
7、 次 先 获得 的实 用新 型专利 权 尚未 终 止。如 果该 实用新 型 专利权 已经终 止 则发 明专利 申请不得授予专利权 ； 如果该实用新型专利权 尚未终止 ，则 要求申请人声明放弃该实用新型专利 权 ，只有 申请人 声 明放弃 该实 用新 型 专利权该发明专利 申请才可以授予 发 明专利 权。对 上述 规定 的理 解 ，是 基于 实用 新型专 利 申请 已经获得 专 利 权 的情况 下进 行 的讨 论 ，因为根 据现 行的审查程序由于实用新型专利审 查比发明专利审查程序简单，审查周 期短对于同样的发明创造于同一日 既申请实用新型又申请发明专利的情 形 当发 明专 利实 质 审查阶 段
8、基 本完 成 达到 重复 授权 审查 时 期 ，该 实用 新 型专 利权 一般 都已 经授 予。而 如果 出现了不同于前述的情况，即发 明专 利权已经授予而实用新型专利申请尚 未 授权 ，则 申请人 不能也 不 会放 弃发 明专 利权 转 而 获 得 实 用新 型 专 利权 原 因在 于 ： 首 先 根 据专 利法 第九 条 第一款的规定 其 “ 禁止重复授权原 则 ” 并没有规定这种例外的情形 ； 其次 发明专利权比实用新型具有更高的法 律 稳定 性 ，没 有理 由使人 相信 申请人 会 放弃发 明专 利权 转而 获得 实用 新型 专利权 。 上述修 改 杜绝 了两 种对 于公 众来 说不公
9、平 的现 象。在本次专利法修改 之 前 没 有关 于 同一 申请 人就 同样 的 发 明创造 既提 出发 明专 利 申请 又提 出 实 用新型 专利 申请 的 时间规 定。这 样 就存 在 同一发 明创 造保护 期 限延长 的 情况。比如申请人在先申请了实用新 型专利申请，获得了实用新型专利权 而在实用新型的申请 日之后就同样的 发明创造提交了发明专利 申请 ，其后 获 得 了发 明专 利权 则 在其 获得 发 明 专 利权 之前 ，先授 予 的实用 新型 专 利 权 已经 为该 申请人 提供 了一 段 时间 的 保 护 而 从发 明专 利权 授 予后 ，其还 能 自发明专利 申请的申请日起
10、为申请 人 提 供 2 0年 的 保 护 ， 比只 提 交 发 明 专 利 申请 的专利权 人获 得 的专利权 保 护 期长 ，这显 然 有失 公平 。另 外 ，此 次专利法修改对同一申请人就 同一发 明创造既提出发明专利申请又提出实 用 新型 专利 申请规 定 了获得发 明专 利 权的另一条件 ，那就是已经获得的实 用新型专利权 尚未终止，这也是基于 对公 众 利益 的保护 而进 行 的修 改， 因 为现 实 中存在 这种 情况 ，申请 人就 同 一 发明创造既提出发 明专利申请又提 出实 用新 型专 利 申请 ，在发 明专利权 尚未获得授予时 该实用新型专利权 由于各 种 原 因已经 终止
11、 此 时 公众 有理由认为该实用新型保护的技术已 经 进入 公知领域 ，从 而可 以自由实施 ， 而 其 后 该 发 明专 利 申请若 得 到 授 权 则 实施 该技 术 的公众有 可 能被指 控侵 犯 了该发明专利权，这对公众是不公 平的。此次专利法第九条第一款的修 改 避免 了上 述两种 对于 公众 不公 平 的 情形 。 此次专利法修改增加了保密审查 要求规定并明确了违反保密审查要 E N N 1 E N L Il ， 探 。 求的法律 后果 具体修 改内容如 下。 专利 法 第二 十条 第一 款 ： 任 何单 位或者个人将在中国完成的发明或者 实用新型向外国申请专利的应当事 先报经国务
12、院专利行政部门进行保密 审查。保密审查的程序、期限等按照 国务 院的规定执行 。 专利 法第 二十 条第 四款 ： 对 违反 本 条第一 款规 定 向外 国 申请 专利 的发 明或者实用新型在中国申请专利的， 不授予专利权。 根据专利法第二十条第一款的规 定，只要在中国完成的发明或实用新 型 ，无论 是 中国人还 是外 国人 ，也 无 论 是 中 国单 位还 是 外 国单 位 就 其发 明或 者 实 用 新型 向外 国 申 请专 利 前 都应当报国务院专利行政部 门进行保 密审查 经过审查认为不涉及国家安 全 或重 大利 益 的 ，才可 以向外 国提 出 专利申请。而根据专利法第二十条第 四款
13、 的规定 对违 反 专利法 第二 十条 第一款规定向外国申请专利的发 明或 实 用新 型 在 中国 申请 专 利 的 不授 予专利权。当然，上述不授予专利权 的情形 可能涉及专 利审查的各个阶段 即初步审查阶段、实质审查阶段以及 无效程序 。 对 于 如何认 定发 明或 实 用新型 是 否在 中国完成 的 ，根 据专 利法 实施 细 则 的相关 规定 如果 对一 项发 明或 者 实用新型的实质性特点的创造性贡献 是由中国境内的自然人作出的该发 明或 者实用新 型就是在 中国完成 的。 本 次 专 利 法修 改与 现 有 技 术 相 关 的条 款主要 是专 利法 第二十 二 条 第二款 、第三款
14、及 第五款 。 专利 法 第二 十二 条第 二款 ： 新颖 性 ，是指 该 发 明或者 实用 新型不 属于 现有技术 ： 也没有任何单位或者个人 就同样的发 明或者实用新型在申请日 以前向国务院专利行政部门提出过申 请，并记载在申请 日以后公布的专利 201 l 95 0年 第 5 期 中 国 阴 与 专 利 l ： ， J T ON & 删r 申请文件或者公告的专利文件中。 专利法第二十二条第三款 ： 创造 性，是指与现有技术相比该发明具 有突出的实质性特点和显著的进步 该实用新型具有实质性特点和进步。 专利法 第二 十二 条第五 款 ： 本 法 所称现 有技 术 是指 申请 日 以前在 国
15、 内外为公众所知的技术 。 本次专利 法的修改对 关于发 明 和实用新型的新颖性、创造性规定的 逻辑结 构进 行 了调 整 ，将 其统一 到现 有 技 术 的 基 础 之 上。 并 于 专 利 法 第 二十 二条第 五款 中对现有技 术作 出 了 明确定 义 ，而 在修改 之前 的专利 法 中 并没有关于现有技术的明确定义 而 只是在原专利法实施细则第三十条中 作 出了相应的规定 。 关 于现 有技 术 ，除 了上述修 改 之 外 此次 专利 法修 改还涉及 以下 对授 权产生实质影 响的两个方面 。 ( 1 )拓宽 了现 有技 术的 范围 ，规 定申请日以前国内外为公众所知的技 术均为现有技
16、术。 本次专利法修改之前对不同的现 有技术作出了不同的地域范围的规定， 其 中 以出版物方 式公开 的现 有技术 的 范 围是全球 性 的，而 以使 用公开 或者 其他 方式公 开 的现有技 术的范 围仅 限 于 国 内。随着经济 全球化 的进展 和科 学技 术 尤其 是 网络 技 术 的迅 猛 发展 出版物公 开和非 出版物 公开 已经越来 越 不容 易区分开 ，因此将 非 出版 物公 开地域 限定在 国内已经没有实际意义。 而 另一 方面 。对 于在外 国公开使 用或 者公开销售过的产品或方法 如果其 没 有公 开发表过 且其在 国 内没有公 开 使用或销售，根据修改前的专利法的 规定 就可 以在我国获得专利权，这 显然不利于鼓励真正的发明创造也 损害了公众利益，不利于企业之间的 公平竞争。因此本次专利法的修改 取消了对现有技术的地域限制，采
