论我国商标法使用条款之完善 —— 以i P a d 商标纠纷案为视角 王 莲峰 内容提要 ：连续三年不使用的商标，已经成为死亡的商标，在侵权诉讼中， 在后使用人可以以在 先使 用人连续三年 不使 用该 商标 为由进行抗辩 ，不构 成侵权 结合近期 媒体 热炒 的i P a d 商标 纠纷 ，讨论 对 连续三年不使用商标的效力问题，从而关注我国商标法修改中的使用条款，提出对应的立法修改建议 关 键 词 ：iP a d 商标纠纷连续三年不使用商标商标侵权立法修改 Ab s t r a c t ： An y t r a d e ma r k t h a t h a s n o t b e e n u s e d f o r t h r e e c o n s e c u ti v e y e a r s i s c o n s i d e r e d as p rima f a c i e e v i d e n c e o f a b a n d o n me n t ． I n t o r t c a s e ， t h e u s e r o f t h e t r a d e ma r k c a n d e f e n d h i ms e l f b a s e d o n n o n — u s e o f the t r a d e mark for t h r e e y e ars ． S O i t d o e s n o t c o n s ti t u t e an i n fr i n g e me n t ． I n s p i r e d b y the s p r e a d i n g o f Ap p l e ’ S Ch i n a i P a d t r a d e mark d i s p u t e ， thi s P a p e r f o c u s e s o n the l e g a l e ff e c t o f t r a d e mark ’ S n o n - u s e for t h r e e c o n s e c u t i v e y e ars ， and the t e r ms o f u s e i n Ch i n a ’ S T r a d e mark l a w r e v i s i o n ． S O a s t o ma k e s u g g e s ti o n s o n l a wma k i n g ． Ke y W o r d s ：i P a d t r a d e ma r k d i s p u t e ；t h r e e y e a r s n o n ． u s e o f t r a d e ma r k： t r a d e ma r k i n f r i n g e me n t ； s ug g e s t i o ns o n l a wma k i n g 一 、i P a d ~ q 纷案引发的商标使用问题 2 0 0 0 年1 月$ 1 9 月，唯冠集团旗 下的台湾唯冠 在欧盟等国家和地区分别注册多个 “ i P a d ”相关 商标 。
2 0 0 1 年 ，唯冠集团旗下 的深圳唯冠在中国 商标局分别注册 了 “ I P A D ”和 “ i P a d ”商标，注 册类别都为第l 9 类，涉及计算机、显示器等据 媒体报道，2 0 0 9 年2 月9 曰，由美国苹果公司操作 的英 国I P 公司曾以深圳唯冠商标连续三年停止使 用为由，向我国商标局 申请撤销深圳唯冠的i P a d 商标 ，该 申请 已被 国家商标局受理 且正在审理 中为迅速 占领中国大陆市场并扫清障碍，同年 l 2 月，英国I P 公司以3 5 ， 0 0 0 英镑从台湾唯冠手中 购得 i P a d 商标 2 0 1 0 年4 月，I P 公司与美 国苹果 公司签订转让协议，以象征性 的1 0 英镑价格转让 了包括涉案商标在 内的所有商标 ④ 最近 ，双方 就商标权属发生纠纷，深圳唯冠称 台湾唯冠和I P 公司签订 的商标转让合同并不对深圳唯冠产生约 束力 ，大陆的两个 i P a d 商标 的所有权还是归深圳 唯冠所有 苹果公司遂 向深圳市中级人 民法院起 诉，主张 自己享有 i P a d 中国地区的所有权 ，请求 法院判令 中国内地 的两个i P a d 商标权归其所有 ， 深圳唯冠 同时赔偿其因商标权属调查费、律师费 所损 失的人 民币4 0 0 万元 。
针对苹果公司的确权 诉讼 ，深圳市中级人 民法院审理后驳 回了苹果公 司诉求苹果公司上诉到广东省高级人民法院， 该院于2 0 1 2 年2 月2 9 日开庭 ，但并未 当庭宣判 为维护 自己的商标权，深圳唯冠 向北京市等多地 工商部门投诉 ，举报苹果公司使用i P a d 商标涉嫌 侵权 ，与此 同时，还 分别 向广东惠州 中级人 民 法院和上海浦东新区人 民法院起诉销售苹果公司 i P a d 系列平板 电脑的国美电器等销售商侵权，要 求法院判令销售商立即销毁侵权标识与包装 ，停 止 “ i P a d ”系列商品的广告宣传活动 ，并承担调 查、取证等合理费用和诉讼费用 作者简介 ：王莲峰 ，华东政法大学知识产权学院教授 、博士生导师 、法学博士 本文系国家社会科学基金项 目 《我国商标注册原则的反思 与改进研究 》 ( 项 目编号1 0 B F X0 7 3)和上海市教委第五期重点学科 “ 民 法与知识产权” ( 编号J 5 1 1 0 4)的阶段性研究成果 ① 参见马守敏 ： 《i P a d 商标之争 ：苹果为何被 “ 咬”了?》，h t t p ： ／ ／ r mf y b ． c h i n a c o u r t ． o r #p a p e r ／ h t m l ／ 2 0 1 2 — 0 2 ／ 2 7 ／ c o n t e n t_4 0 8 0 7 ． h t m ， 最后访 问时间 ：2 0 1 2 年1 月3 0日。
② 中国新闻网： 《 唯冠与苹果争夺在华i P a d 商标权 》，h t t p ：／ ／ w w w ． c h i n a n e w s ． c o m ／ i t ／z ／ i P a d T r a d e ma r k ／ ，最后访 问时间：2 0 1 2 年2 月3 日 ．3 3 知识 产权 · 2 0 1 2 年第4 期 上述商标纠纷案涉及i P a d 商标权属之争和侵 权诉讼，受理法 院会依据事实和证据做 出判断 本文只讨论关系到本案的一个重要问题，即商 标的使用 问题 ，该问题关乎到深圳唯冠 的商标是 否会被 国家商标局撤销，以及能否进一步主张权 利 ?如果深圳唯冠不能举证无正当理由三年未使 用 ，苹果方可否 以此为 由进行不侵权抗辩 ?并可 同时主张撤销深圳唯冠的i P a d 商标? 按照我国商 标法 ，可否不用先启动权利撤销程序，法 院在侵 权诉讼 中直接采纳被告的抗辩而驳回权利人的起 诉 ?三年未使用 的一方可否用不使用的正当理由 免于被撤销 ?如何认定商标使用的标准和形式? 这些问题影响到深圳唯冠和苹果公司的权属和侵权 认定，以及诉讼成立时其赔偿损失的界定问题，进 而关乎到我 国商标立法的相关条款设计是否公平 合理，是否有待进一步修改和完善的问题。
二 连续三年不使用商标 的判断及其 法律效力 ( 一 )连 续三 年 不 使 用商 标 的认 定 及 正 当理 由 如果注册 商标连续3 年不使用 ，商标局可 以 撤销该商标，我 国商标法对此作了明确规定但 何为商标使用?实践中如何判定注册商标连续三 年未使用 ?如果不使用注册商标被撤销的法律后 果如何 ?正当理 由可 否作为不使用 的例外 ?对 此，我国商标法规定的不是很 明确，仅在商标法 实施条例中对商标使用的方式做了列举I生规定 分 析该法条可以看到，将商标用于商品交易文书、 广告宣传、展览也作为商标使用行为显然 ，这 样的规定对注册商标的使用要求过低 ，不符合对 商标实际使用的要求，因为商标的实际使用是指 能使商标符号与其特定商品或服 务产生唯一对应 联系的使用，是可以产生区分来源功能的使用 ， 而非单独的广告、产 品样品少量销售等象征性使 用在康王商标撤销案 中，北京市第一中级人民 法院和北京市高级人民法院均认为，仅仅在广告 中使用或者为了应付使用要求而象征性地使用 ， 不能满足商标法对注册商标 的使用要求 ，不足 以 维持商标注册 从国外判例来看，德国、法国 和英 国等许多国家均认为仅仅在报纸杂志、广播 电视 或互联 网上做广告而没有 实际销售商品的， 一 般不构成商标的使用。
⑨ 实践 中如何判 定注册商标连 续三年 停止使 用?国家工商行政管理总局2 0 0 5 年 l 2 月3 1 日公布 了 《 商标审查及审理标准》，针对撤销注册商标 案件提 出了具体的审理标准，并明确 了相关的审 理规则：第一 ，期限要求 ，连续不问断地持续三 年没有使用第二，起算点要求，从 申请人 向商 标局 申请撤销该注册商标之 日起 向前推算三年 第三，商标使用的含义及其具体使用表现形式的 判定商标的使用，是指商标的商业使用包括 将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交 易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及 其他商业活动 中同时，规定了商标使用在指定 商品上 的具体表现形式 ⑨第四，不被视 为商标 法意义上的商标使用，比如，实践中仅有商标注 册人享有 专用权 的声明及 商标注册信 息的公布 等第五，规定了举证方及其证据材料的具体要 求一般而言，注册商标连续三年不使用 的情形 由商标权人承担举证责任 考察外国商标法 的规 定 ，如果商标权人能够举证商标三年不使用有正 当理 由的，可 以免于被撤销 尽管我 国商标法实 施条例对此也有相应的要求 ，④但未明确正当理 由的具体情形，给执法工作带来不便。
2 0 0 5 年 1 2 月3 1 日在 国家工商行政管理总局公布的 《 商标审 查及审理标准 》中，对注册商标未使用 的正当理 由做 了规 定，具体 内容包括 ： ( 1 )不可抗力 ； ( 2 )因政府政策性限制停止使用的； ( 3 )因破 产清算停 止使用 的； ( 4 )其他不可归责于商标 注册人的正当事 由 我 国法 院在 这方面也做 了积 极的探索 ，如 在北京市高级人民法院审理的 “ G N C 案 ”中， 涉 案 “ G N C ”商标指定使用 的商 品为非医用营养鱼 ③ 《 商标法 实施条例 》第3 条 ： “ 商标的使用包括将商标 用于商 品、商 品包装或者容器 以及商品交易文书上 ，或者将商标用于广告 宣传 、展览 以及其他商业活动中” ④ 参见北京市高级人民法 院( 2 0 0 7 ) 高行终字第7 8 号行政判决书 ⑤ 参见王莲峰 ： 《 商标的实 际使用及其立法完善 》，载 《 华东政法大学学报 》2 0 1 1 年第6 期 ⑥ 参见2 0 0 5 年1 2 ) 4 3 1 日国家工商行政管理总局公布的 《 商标审查及审理标准 》 ⑦ 《 商标法实施条例》第3 9 条规定了商标注册人要提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。
．3 4． 知识产权 · 2 0 1 2 年第4 期 油，属于保健食品，根据我 国保健食 品管理办法 的规定，保健食品应 当经过卫生部的审批才能进 行生产和销售 因此 ，注册人提 出，其没有在注 册指定商品非医用营养鱼油上使用注册商标有正 当理 由北京市高级人民法院经过审理认为 ，非 医用营养鱼油的生产 的确需要经过行政审批，但 本案中的商标注册人物资集团公司并未提交其进 行相 关行政 审批 的证据 ，故亦不 能表 明。